Concorrenza sleale

S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
___ ___ NP, in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in ROMA VIA TAZZOLI 6, presso l'avvocato ROMANO VACCARELLA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLO NODARI, ACHILLE SALETTI, giusta procura speciale per Notaio Marta Hruskova del 21 marzo 2001;
- ricorrente -
contro
___ ___ INC;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 12920/01 proposto da:
___ ___ INC, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso l'Avvocato LUIGI BIAMONTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avvocato VANZETTI ADRIANO, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale, e dall'Avvocato CONSOLO CLAUDIO giusta procura notarile del Notario MARCHETTI PERGAETANO di MILANO del 9 maggio 2002 rep. 170110;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
___ ___ NP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA E. TAZZOLI 6, presso l'avvocato ROMANO VACCARELLA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLO NODARI, ACHILLE SALETTI, giusta procura speciale per Notaio Marta Hruskova del 21 marzo 2001;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 2987/00 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 01/12/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/05/2002 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito per il ricorrente gli Avvocati Nodari e Saletti che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
udito per il resistente gli Avvocati Vanzetti, Consolo, Biamonti che hanno chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il ricorso principale, il rigetto dei motivi primo, secondo, ottavo, nono, decimo. Inammissibile nel resto. Ricorso incidentale: accoglimento primo motivo. Rigetto nel resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 3/12/1985 ___ ___ inc., (d'ora in avanti A.B.) società statunitense, conveniva davanti al Tribunale di Milano la società ceka ___ ___ Narodni Podnik, (d'ora in avanti B.B.).
Precisava di essere il maggior produttore mondiale di birra contrassegnata dal 1876 con il marchio ___weiser e quindi dal 1895 con l'abbreviazione ___, entrambi noti in Italia sin dal 1940. Era accaduto che la convenuta, società di proprietà dello stato ceko, aveva iniziato a vendere in Italia la propria birra contrassegnadola con i predetti marchi che essa aveva registrato ai sensi dell'Arrangement di Lisbona quale appellations d'origine nel 1967 e nel 1975 dopo averne precedentemente ottenuto una registrazione quali marchi internazionali. L'attrice sosteneva che non si poteva accordare ai segni in questione la protezione conseguente alla natura di appellations d'origine, e che i marchi registrati dalla convenuta erano comunque nulli per mancanza di novità ovvero decaduti per non uso. Sosteneva che in tal modo la convenuta ostacolava la propria commercializzazione in Italia del prodotto di essa attrice. Chiedeva pertanto che il tribunale accertata la concorrenza sleale ne inibisse la prosecuzione dando altresì i provvedimenti relativi alla pubblicazione della sentenza ed alla condanna alle spese. Resisteva BB ed in via riconvenzionale chiedeva fosse accertato che l'attrice aveva violato i suoi diritti di marchio. Superate talune questioni non più rilevanti il tribunale accoglieva in gran parte la domanda. Riteneva anzitutto che alle due espressioni registrate dalla convenuta non spettava sul territorio italiano la protezione di cui all'Arrangement di Lisbona, e che le registrazioni come marchio ottenute dalla medesima erano nulle atteso il preuso di quelli omonimi esercitati dalla attrice AB. Pertanto, si legge nella sentenza impugnata, il primo giudice e dichiarava la nullità rigettando la riconvenzionale della società convenuta. BB proponeva appello. Resisteva AB e proponeva appello incidentale chiedendo si inibisse alla convenuta di proseguire il comportamento in questione avente natura di concorrenza sleale, domanda questa non accolta dal primo giudice. La corte di merito, per ciò e rileva in questa sede, riteneva che l'attrice AB aveva provato il proprio preuso dei marchi in controversia. Rilevava quindi che la notorietà dei marchi da essa esercitati e la intesa attività di promozione pubblicitaria posta in essere in tutto il mondo dalla attrice avevano comunque avuto ricadute anche nel mercato italiano. Riteneva peraltro che la vendita di birra in Italia da parte di Ab, finanche nel periodo antecedente le registrazioni di BB era risultata assai superiore alla quantità venduta nello stesso mercato da BB, la quale anzi per alcuni periodi risultava addirittura assente. La Corte di merito negava altresì la proteggibilità delle predette espressioni da parte di BB quali appellations d'origine data la carenza dell'essenziale presupposto dal milieu geografico e peraltro sul rilievo che comunque tali espressioni non definivano una località geografica.
Confermava quindi la nullità dei segni per la fondamentale ragione della mancanza di novità.
Quanto all'appello incidentale di AB la Corte di merito rilevava che il tribunale non aveva pronunciato sulla domanda di inibitoria all'esercizio dei marchi da parte di BB e riteneva pertanto fondata l'impugnativa che espressamente accoglieva, ai sensi dell'art. 10 della legge marchi.
Quanto invece alla successiva doglianza incidentale che aveva allegato la mancata condanna di BB per concorrenza sleale, la Corte d'Appello non la accoglieva.
Ricorre per cassazione con 10 motivi BB. Resiste e spiega ricorso incidentale AB. Resiste con controricorso al ricorso incidentale BB. Le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) I ricorsi vanno preliminarmente riuniti. Va quindi chiarito, in relazione ad una questione di ritualità della procura speciale rilasciata al procuratore della società ricorrente adombrata in discussione, che il ricorso principale è ammissibile. Esso reca la predetta procura rilasciata innanzi alla autorità diplomatica competente, reca la appostille notarile, ed è ritualmente tradotta in Italiano così da consentire il controllo dei predetti elementi. 2) Con il primo motivo di ricorso BB lamenta la violazione degli artt. 17, 19, 47 e 48 rd n. 929/42, della legge n. 424/76, e dell'art. 1, e 4, della legge 4577 del 68. Sostiene che la sentenza impugnata attribuendo rilievo al preteso preuso di A.B. ha violato il principio di territorialità del marchio. Conseguentemente a tale primo errore il secondo giudice ha violato anche l'art. 6 bis della Convenzione di Unione di Parigi ed ha altresì dimenticato che due registrazioni dei marchi in questione, ovvero quella internazionale n. 150.859 e quella italiana n. 260.390 dovrebbero dar luogo alla applicazione della legge 4577 del 68 che non consentirebbe di considerare, per le finalità ritenute dal giudice di merito, l'effetto dell'uso pubblicitario del marchio.
2a) Con il quarto motivo, che è connesso al primo e che
pertanto va esaminato insieme ad esso, la società ricorrente lamenta la motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria sul punto del preuso. In particolare sostiene che l'accertata presenza dei marchi di essa ricorrente nel mercato italiano doveva essere comparata a quella vantata dalla resistente ai fini di individuare, coerentemente al cennato principio di territorialità, l'esistenza di un effettivo preuso.
3) Osserva anzitutto il collegio che la questione sollevata innanzi al giudice del merito e da questi risolta riguardava il preteso preuso da parte della attrice e non un conflitto tra segni da risolversi anche in base al principio di territorialità del marchio, alla stregua del quale un marchio nazionale attribuisce al suo titolare l'esclusiva di sfruttamento nel solo territorio nazionale. Pertanto, esattamente la sentenza impugnata ha proceduto all'accertamento che era necessario prescindendo dal predetto principio ed escludendo anzitutto a tal proposito l'influenza degli accordi intervenuti fra le parti nel 1911 e nel 1939.
Essi secondo il giudice del merito non possono avere rilievo relativamente all'uso dei marchi nei paesi europei ma soltanto relativamente al mercato americano.
Quindi quanto all'uso effettivamente realizzato nei predetti mercati europei, ed italiano in particolare, rilevante al fine del decidere, la Corte ha accertato che la presenza di A.B. risulta antica, comunque risalente ad epoca precedente a quella di AB, e per di più accompagnata da una assoluta notorietà.
A conforto di tale conclusione la sentenza impugnata ha accertato altresì la notorietà mondiale conquistata dal marchio di A.B., conseguita anche per effetto della appena citata attività promozionale, testimoniata da pubblicazioni su testate di tutto il mondo, italiane incluse, ed ha rilevato che siffatta notorietà appare di intensità tale da costituire autonoma ragione di impedimento all'uso in Italia da parte di terzi del marchio suddetto. La Corte in tal modo non ha affermato un effetto costitutivo della pubblicità in questione, ma invece ha individuato una riprova del preuso in contestazione nella conquistata notorietà. Proprio a tal proposito la sentenza chiarisce, come si è anticipato, che i quantitativi di birra considerati al fine di accertare il preuso riguardano il periodo antecedente la registrazione dei marchi da parte di BB. La sentenza rileva altresì che per un periodo superiore ai tre anni considerati dall'art. 42 della legge marchi l'esercizio dei segni suddetti da parte di BB risulta addirittura assente dal nostro paese. Con tale notazione la Corte fa rilevare che la sua conclusione in ordine alla sussistenza del preuso non può essere contraddetta nemmeno dalla pur accertata presenza dei marchi Bb in Italia, giacché in ogni caso il loro esercizio non osservò la continuità necessaria ad impedirne comunque la decadenza.
Pertanto ciò che rileva ai fini dell'esame delle esposte doglianze è anzitutto che quanto alla statuizione di cui si tratta nella motivazione della Corte di merito non viene evocato il principio di territorialità. Esso dunque non è stato violato dal predetto accertamento di fatto del preuso, la cui motivazione è adeguata a far individuare il percorso logico seguito dal giudice. I motivi sono infondati.
4) Con il secondo motivo di ricorso BB lamenta la violazione degli artt. 42 e 47 della legge marchi, dell'art. 11 disp. att. cc, e dell'art. 89 dl 480 del 1942. Sostiene che aver considerato le quantità di vendite effettuate da essa ricorrente irrilevanti nel mercato italiano è stato frutto di erroneo accertamento e che la norma in epigrafe disciplina la decadenza e non la nullità del marchio e dunque il giudice di merito l'ha erroneamente evocata. Con il terzo motivo connesso al secondo e che pertanto va esaminato insieme ad esso la ricorrente lamenta la motivazione insufficiente, contraddittoria ed omessa relativamente alla dichiarazione di nullità degli altri marchi di BB, affermata in modo sostanzialmente apodittico.
4a) Osserva il collegio che il cenno al rilievo temporale del non uso di cui all'art. 42 l.m. non è stato certamente effettuato allo scopo di dedurre la nullità in questione da una decadenza individuata autonomamente dal giudice. Semplicemente il giudice, come si è detto, ha rilevato, nell'accertamento del preuso l'elemento di una protratta assenza o di irrilevante presenza nel mercato italiano dei marchi di BB. Significativamente la sentenza osserva che stando ai principi della decadenza sarebbe spettato a BB di provare, al contrario, la presenza ovvero la sua rilevanza quantitativa. Non può che ripetersi che con tale cenno la Corte di merito ha semplicemente inteso ribadire il già accertato preuso. Il motivo è infondato.
5) La trattazione del quinto motivo di ricorso con il quale la ricorrente lamenta la mancanza di motivazione e quindi la mancata considerazione dell'uso all'estero da parte sua dei marchi in questione del tutto identico a quello di AB è assorbita dalla trattazione dei motivi precedenti giacché tende a contestare la statuizione del preuso della cui correntezza si è detto. 6) Con il sesto motivo BB lamenta la motivazione insufficiente omessa e contraddittoria sul punto decisivo della inibitoria all'uso dei segni disposta nei suoi confronti. Sostiene che la Corte di merito ha erroneamente ritenuto che gli accordi del 1911 e del 1939 riguardarono esclusivamente il mercato americano. Essi invece, come appare da un brano di una delle due scritture che la società ricorrente trascrive nel suo atto, riguardano anche le vendite di birra nei paesi europei e dunque in Italia.
6a) Osserva il collegio che la doglianza dimentica che la sentenza impugnata ha tratto la criticata conclusione dalla osservazione che gli accordi in questione furono precedenti al momento al quale avvenne da parte di BB la prima registrazione dei marchi, del tutto logicamente e senza violare alcuna delle regole ermeneutiche la Corte ha da ciò dedotto che quei negozi, pertanto, non potettero regolare l'esercizio di registrazioni che la momento non esistevano. Il motivo è pertanto infondato giacché basa su di una inesatta rappresentazione del processo argomentativo seguito dal giudice del merito.
7) Con gli ultimi quattro motivi da esaminarsi insieme in quanto connessi la ricorrente lamenta: a) la violazione dell'art. 1 commi 2 e 5 della Convenzione di Lisbona relativa alla protezione delle denominazione di origine dei prodotti perché il giudice di merito, esaminando il presupposto di tale protezione costituito dal milieu geografico, si è arrogato un potere che non appartiene ai giudici nazionali; b) dell'art. 2 della stessa Convenzione di Lisbona con motivazione carente sul punto, per avere il giudice di merito escluso la protezione in questione in considerazione del fatto che la denominazione in questione era espressa in lingua tedesca anziché in lingua ceca; c) dell'art. 5 della Convenzione di Lisbona e della conseguente omissione di motivazione e a seguito della erronea affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo la quale le registrazioni di cui si tratta non sono tutelate nel nostro paese, benché non siano state oggetto di opposizione dalla autorità italiana, semplicemente in quanto non seguite da successiva registrazione dall'ufficio previsto dalla convenzione medesima; d) dell'art. 1 rd n. 929 del 42 e della predetta Convenzione di Lisbona nonché del conseguente vizio di motivazione, derivanti dal rigetto della domanda riconvenzionale avanzata da essa parte odierna ricorrente.
7a) Osserva anzitutto la corte che non sussiste, come ritiene invece il ricorrente, la affermata impossibilità per il giudice nazionale di verificare la sussistenza dei requisiti di proteggibilità di una denominazione di origine, ai sensi dell'Arrangement di Lisbona del 31 ottobre 1958 (legge n. 676 del 1976). La registrazione in questione, come questa Corte Suprema ha già chiarito (cass. n. 10587 del 1996), può comportare semplicemente una presunzione di legittimità dell'uso della denominazione. Pertanto il giudice può sindacare la sussistenza dei presupposti della tutela ove essa venga allegata e provata da chi vi ha diritto. Il che è esattamente ciò che è accaduto nel giudizio di merito, a partire dal primo grado. Pertanto del tutto legittimamente il giudice del merito ha preso in esame la allegata questione della mancanza del milieu.
L'esistenza di tale presupposto peraltro è stata esclusa con accertamento di fatto la cui motivazione non fa emergere alcun vizio censurabile in questa sede. Infatti la sentenza impugnata ha chiarito che le caratteristiche della birra in questione non dipendono da fattori naturali o comunque collegabili all'ambito geografico di produzione, cosicché essa ben può conservarle ancorché fabbricata altrove.
La predetta esclusione assorbe la questione relativa all'uso della lingua nella registrazione di cui si tratta essendo comunque essenziale la sussistenza del milieu.
Parimenti sono assorbite le ulteriori doglianze innanzi elencate dato il carattere preliminare dell'accertamento suddetto. Il ricorso principale è pertanto infondato.
8) Il primo motivo del ricorso incidentale lamenta la violazione degli artt. 2598 e 2599 cc e 112 cpc. La ricorrente incidentale sostiene che erroneamente la corte di merito ha ritenuto non cumulabili le domande di inibitoria di cui alla violazione della legge speciale e quelle di cui alla violazione del codice civile. Lamenta quindi la mancata dichiarazione di illiceità dei marchi in questione e l'avere il giudice di merito limitato la concessa inibitoria ai sommi marchi dichiarati nulli e non anche a tutti quelli comunque costituiti dalla parole di cui si tratta. 8a) Osserva il collegio che la Corte di Appello dopo aver premesso che è possibile il cumulo delle domande di tutela brevettuale con quelle di tutela concorrenziale nega quest'ultima sulla base di due considerazioni. Essa infatti nota che la prospettazione dell'attrice non poteva lasciare alcun margine ad altro tipo di tutela, sembra di capire, che non quella brevettuale. Quindi afferma che dal punto di vista sanzionatorio non si pone nella specie una necessità integrativa giacché colui il quale continua l'esercizio di un marchio dichiarato nullo da luogo ad un illecito di per se sanzionabile.
Osserva ancora il collegio che gli ambiti dei due illeciti, brevettuale e concorrenziale, sono distinti, cosicché distinti ne risultano i presupposti e le conseguenze. La violazione della legge speciale si ha per il fatto della violazione della privativa sull'esercizio di un segno ovvero sull'uso di un segno non conforme ad essa. La violazione della norma dell'art. 2598 cc richiede l'esercizio confusorio del segno ovvero l'esercizio di fatto contrastante con la correttezza professionale (vedi tra le altre cass. n. 10582 del 97) indipendentemente dunque dalla sussistenza di un illecito brevettuale.
Orbene l'art. 10 della legge marchi, nel vecchio testo, disponendo nel suo proprio ambito brevettuale, vietava "a chiunque di far uso di un marchio dopo che il relativo brevetto sia stato dichiarato nullo".
Come è noto il nuovo testo dell'art. 10 introdotto alla novella del 92, in coerenza con le osservazioni della dottrina e della giurisprudenza, ha precisato il presupposto della assolutezza del divieto in questione nella sussistenza di un illecito a fondamento della nullità. Cosicché oggi la nullità dichiarata, ad esempio, per descrittività del segno, comporta la caduta della esclusiva e non, irragionevolmente, il divieto di uso generalizzato. Nel caso di specie il giudice, applicando il testo della vecchia legge, ha ritenuto tale assolutezza di divieto riguardante anche le ipotesi di nullità del marchio pronunciate ai sensi del vecchio testo dell'art. 17, ovvero anche nei casi di nullità derivante da mancanza di novità, ad onta delle diffuse opinioni che all'epoca aveva già provveduto interpretativamente a correggere la irragionevolezza.
Da ciò quindi il giudice del merito ha tratto la impossibilità di cumulare in siffatte ipotesi le tutele brevettuale e codicistica, dimenticando che anche nell'imperio della vecchia legge la distinzione di ambiti tra i due corrispondenti illeciti sussisteva, a seconda della sussistenza del predetto elemento confusorio. In altri termini la maggiore ampiezza della vecchia norma, criticata dalla dottrina perché rendeva assoluti divieti che riguarderebbero la tutela di interessi non generali, non impediva, contrariamente alla deduzione operata dal giudice del merito, la coesistenza delle tutele in questione sulla base dei propri autonomi presupposti. Orbene la sentenza impugnata che ha ritenuto illecito l'uso dei marchi ___ e ___weiser da parte di Bb, ha errato laddove negando cumulabilità delle due tutele non ha pronunciato sulle domande di inibitoria di tutti i segni, ove confondibili, avanzate anche ai sensi dell'art. 2598 e 2599 cc.
La doglianza è pertanto fondata.
9) Con l'ultimo motivo del ricorso incidentale AB lamenta la mancata pronuncia sulla domanda di decadenza del marchio internazionale n. 342 157 per la sua porzione italiana. Osserva il collegio che la Corte di merito ha utilizzato la argomentazione relativa alla normativa di cui all'art. 42 vecchio testo della legge marchi per rilevare come si è innanzi precisato la insussistenza delle obiezioni all'uso da parte di AB e dunque per sostenere l'accertamento del preuso. Pertanto, poiché il riconosciuto preuso esplica i suoi effetti nei confronti di tutti i marchi registrati da BB, incluso quello internazionale per la porzione italiana, il ricorrente non ha interesse alla doglianza, che è dunque inammissibile.
10) Il ricorso principale deve essere respinto. Deve essere accolto nei termini precisati quello incidentale. La sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata ad altro giudice del merito che la deciderà, pronunciando sulla domanda di inibitoria ai sensi dell'art. 2599 cc in base ai presupposti di cui all'art. 2599 cc. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese di questa fase.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale. Accoglie il primo motivo del ricorso incidentale e dichiara inammissibile il secondo. Cassa la sentenza impugnata relativamente al motivo accolto e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte d'appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 21 maggio
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2002