Esclusiva

Una transazione nella quale si preveda che una delle parti possa proseguire nell'uso di un marchio, pur simile e confondibile con altro marchio del cui brevetto e' titolare l'altra parte, non costituisce atto di disposizione del diritto di esclusiva di quest'ultima e non e', quindi, affetta da nullita' ne' per il fatto di non essere accompagnata da un correlativo atto di disposizione dell'azienda o del ramo di essa cui il marchio inerisce, ne' per il fatto che rende possibile l'uso di un marchio confondibile con quello oggetto della suddetta titolarita', in quanto l'azione a difesa del proprio diritto di esclusiva nei confronti di chi usi marchi confondibili e' attribuita a tutela di un diritto disponibile.

Sentenza della Corte di Cassazione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Filatura di ____ e' titolare di marchi nazionali ed internazionali fondati essenzialmente sulla immagine di una testa di gatto. Ha chiesto al Tribunale di M____ che venisse dichiarata la nullita' di marchi registrati di cui e' titolare il calzificio ____ aventi come immagine essenziale una figura stilizzata di gatto in funzione distintiva per la produzione di calze ed altresi' la illiceita' dell'uso di tali marchi, oltre che di un altro marchio usato di fatto dallo stesso Calzificio ____. Parte convenuta eccepiva la non confondibilita' dei marchi escludendo che a favore di parte attrice sussistesse un monopolio su qualunque espressione grafica riconducibile all'idea del gatto. Eccepiva comunque l'esistenza di un accordo negoziale del 19 ottobre 1956 che autorizzava il calzificio ____ a continuare nell'uso di un suo marchio contenente una figura stilizzata di gatto. Il Tribunale premetteva che i marchi di parte attrice erano da ritenere forti si da escludere la legittimita' di altri marchi che utilizzassero figurativamente l'idea del gatto ed in specie di quelli registrati da parte convenuta e di quello usato di fatto (di cui al doc. 13 della difesa ____). Dichiarava poi la nullita' dei marchi registrati della convenuta, inibendone l'uso; ma la legittimita' dell'uso da parte della convenuta dell'uso del marchio di fatto consistente in una testa stilizzata di gatto (lo stesso marchio di cui al citato doc. 13) in forza dell'accordo del 1956. Su appello della Filatura di ____ si pronunciava la Corte di ____ con la sentenza 20 dicembre 1985 - 9 maggio 1986, ora oggetto di ricorso per cassazione. La Corte ha premesso che unico punto rimasto da decidere riguarda l'uso del marchio di fatto di cui al doc. 13, con esclusione dunque di ogni questione inerente ad altri marchi utilizzati o meno dal Calzificio ____. Ha poi ancora premesso che il Calzificio si e' limitato, nel corso del giudizio di appello, a difendere la validita' della convenzione, senza proporre alcuna censura per quanto riguarda il resto della decisione: ne ha tratto il corollario del passaggio in giudicato non solo delle statuizioni di cui al dispositivo ma anche della soluzione data alle questioni, costituenti l'antecedente logico giuridico di quelle statuizioni, che concernono la natura e la caratteristica dei marchi ____, cioe' in sostanza l'attitudine anche del marchio di fatto di cui al n. 13 a violare l'esclusiva ____. Rimaneva dunque da decidere, secondo la Corte di merito, sulla validita' o meno della convenzione del 1956, nella quale il Tribunale aveva ravvisato una rinuncia preventiva e convenzionale a far valere l'esclusiva nei confronti di un determinato segno distintivo usato da ____. (La scrittura che impegnava ____ a non usare piu' la parola Gatto nei suoi marchi prevedeva altresi' che ____ continuasse ad usare la testa di gatto stilizzata che gia' usava quale simbolo della sua produzione). Sul punto la Corte ha ritenuto che quella transazione costituisse un atto dispositivo da parte ____ in ordine al proprio diritto esclusivo sul marchio Gatto che, come si era anticipato, comprendeva anche l'uso come segno distintivo di qualsiasi figurazione del gatto, anche se stilizzata. Ha pertanto ritenuto l'invalidita' di tale transazione perche' l'atto (1) dell'azienda a norma dell'art. 15 legge speciale sui marchi e dell'art. 2573 cod. civ., norme inderogabili perche' poste a protezione anche della esigenza del mercato di evitare confusioni circa la provenienza di prodotti. La Corte ha poi respinto la richiesta ____ di dichiarare la validita' di altri propri marchi registrati, da un lato perche' per un marchio gia' il Tribunale aveva escluso se ne potesse discutere in quella causa e la relativa decisione non era stata impugnata, d'altro lato perche', con riferimento ad altri marchi, si trattava di domanda nuova in appello. Infine ha respinto la domanda ____ che tendeva alla dichiarazione di illegittimita' della estensione alle calze del marchio ____ in quanto anche tale domanda era stata respinta dal Tribunale senza che al riguardo fosse stato proposto appello incidentale. Contro questa decisione il calzificio ___ ha proposto ricorso per cassazione, articolato su quattro mezzi. Resiste la Filatura di ___, che propone altresi' ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi principale e incidentale vanno riuniti. E' da premettere l'esame della eccezione di nullita' dell'intero giudizio di appello, proposta nella memoria 8 febbraio dalla difesa del Calzificio ____. La nullita' discenderebbe dalla circostanza che l'appello proposto dalla Filatura di ____ contro la sentenza del Tribunale di Milano non e' stato notificato al rappresentante del P.M. presso quel Tribunale. La eccezione e' infondata. In primo luogo e' da rilevare che il P.M. presso il Tribunale aveva egli stesso chiesto la dichiarazione di nullita' dei tre marchi registrati dal Calzificio ____, richiesta che era stata accolta dal Tribunale. Il P.M. dunque non aveva interesse all'impugnazione, si che, ove da lui fosse stato proposto appello, questo sarebbe stato inammissibile. D'altronde lo appello proposto dalla Filatura di ____ riguardava soltanto la parte della sentenza che riguardava la validita' della convenzione, anch'essa relativa ad un marchio non registrato, questioni cui era estraneo il P.M.. Infine la controparte, Calzificio ____, non aveva impugnato la sentenza di primo grado e a parte le conclusioni dichiarate poi inammissibili si era limitata a ricordare che ormai era passata in giudicato la decisione di primo grado la' dove aveva limitato le domande attrici alla impugnativa per nullita' dei marchi in precedenza ricordata, chiedendo in via pregiudiziale che la Corte di secondo grado respingesse le domande diverse formulate nelle conclusioni dell'atto di appello. Ora, come risulta chiaramente dal testo della sentenza (pag. 13), codesta pregiudiziale domanda non fu presa in considerazione dal giudice di secondo grado proprio perche' egli, interpretando il contenuto dell'appello ____, ritenne che in verita' questo non conteneva censura alcuna sul punto, con cio' accettando la delimitazione del thema decidendum operata dalla sentenza impugnata. In sostanza, dunque, la domanda di merito (subordinata alla pregiudiziale) non fu presa in esame in quanto ritenuta superata dalla constatazione, esatta, che cosi' come messo in evidenza dalla domanda pregiudiziale, ormai la delimitazione del thema decidendum operata dal Tribunale era passata in giudicato perche' non impugnata da nessuno. Sotto nessun profilo dunque si puo' ritenere che l'impugnazione di ____ dovesse essere notificata al P.M. presso il Tribunale. Si puo' ora passare all'esame dei motivi del ricorso principale. Col primo motivo la ricorrente contesta che sussista giudicato interno per quanto riguarda la natura e l'ambito di protezione dei marchi ____, giudicato avente tale efficacia da escludere che in sede di appello si potesse ancora discutere della legittimita' o no dell'uso del marchio di fatto (doc. 13); e nega che fosse necessario un appello incidentale su quel punto dato che, per quanto riguarda quello specifico marchio, essa ricorrente era risultata vittoriosa, sia pure per un motivo diverso (l'esistenza della convenzione e del 1956), si' che era sufficiente il richiamo delle sue ragioni in via di eccezione, cosi' come era stato fatto. Precisa la ricorrente che comunque il giudicato interno puo' valere solo quando si tratti di identico giudizio, mentre ove si discuta della validita' di marchi ben distinti tra di loro, certamente si tratta di giudizi diversi sia in ordine alla confondibilita' sia alla natura del marchio o dei marchi di parte attrice. Quanto a quest'ultima precisazione, e' da osservare che la decisione di primo grado fu assai precisa nel pronunciare che rientravano nell'ambito di esclusiva dei marchi di ____ non solo i tre marchi registrati, ma anche quello usato (doc. 13) da parte convenuta. La pronuncia fu chiara ed esplicita e comprendeva sia il punto della confondibilita' dei segni sia quello della affinita' dei prodotti. Vi fu dunque una decisione non solo sui marchi registrati ma anche sul marchio di fatto. Ed infatti solo perche' questa era la decisione pote' il giudice di primo grado proseguire nell'esame dell'altro aspetto della controversia, cioe' sulla liceita' o no dell'uso di quel marchio in forza della convenzione del 1956. Tale decisione non fu impugnata da _____. E' pur vero, come sostiene parte ricorrente, che essa era rimasta vittoriosa sostanzialmente in quanto, sia pure per il motivo della affermata validita' della convenzione, era stata respinta la domanda di parte attrice. Ma anche in ipotesi accogliendo la tesi della ricorrente per cui non sarebbe stato necessario proporre appello incidentale ma sufficiente riproporre le medesime questioni ed eccezioni gia' sollevate in primo grado e respinte dal primo giudice, ugualmente la decisione del giudice di appello pare da confermare. Infatti, come e' giurisprudenza costante di questa Corte, occorre comunque che la parte appellata manifesti in modo chiaro ed inequivocabile la volonta' di riprodurre in appello tali questioni ed eccezioni non essendo sufficiente un generico richiamo alle difese di primo grado. Ora, nel caso in esame, vi fu proprio soltanto un generico richiamo ai motivi esposti nella comparsa di risposta; e, per di piu', tale richiamo appare contenuto nel capo B dell'atto di appello che riguarda specificatamente il discorso relativo agli altri marchi, quelli di cui il giudice di primo grado aveva dichiarato non doversi occupare. Questo primo motivo e' dunque infondato. Si puo' ora esaminare il punto fondamentale della controversia giunta a questo Collegio, vale a dire il secondo motivo del ricorso. Tale secondo mezzo affronta il tema della validita' o no dell'accordo del 1956. Si afferma in primis che la tesi della Corte (contenere quella transazione un atto dispositivo del proprio marchio) si fonda su di un postulato errato; che cioe' fosse ormai "giudicato interno" il punto che l'ambito di esclusiva del marchio ____, e dunque il contenuto di quel marchio, comprendesse ogni figurazione di gatto per quanto stilizzata. Errato il postulato in base a quanto esposto nel primo motivo. Si sostiene poi che, ove si trattasse di propria motivazione della Corte di Appello (e non di richiamo al giudicato), tale motivazione sarebbe fondata su di un errore di diritto (non era stato fatto un giudizio in concreto della confondibilita') e comunque vi sarebbe insufficienza di motivazione per non avere la Corte affrontato espressamente anche il tema della affinita' dei prodotti, tema che era stato introdotto in via di eccezione dalla attuale parte ricorrente. Si affronta poi il tema dell'asserito trasferimento del marchio. Intanto, si afferma nel ricorso, il marchio ____ di cui e' causa era ed e' cosa diversa dei marchi ____: la convenzione che riconosceva tale diversita' e, pertanto, la liceita' della prosecuzione dell'uso relativo, non puo' ritenersi come un trasferimento del marchio o dei marchi ____. Comunque non si potrebbe parlare di trasferimento essendo pacifico che a seguito di tale scrittura ciascuna delle parti rimaneva titolare erga omnes di un diverso jus excludendi. In realta', secondo parte ricorrente, la convenzione conteneva esclusivamente un riconoscimento della non confondibilita' dei marchi e dunque la legittimita' del loro uso. Riconoscimento nel quale certo non si poteva riscontrare un trasferimento del diritto: che', allora, ogni transazione in materia di marchi dovrebbe essere ritenuta nulla. Parte ricorrente infine sostiene che, dovendosi tutt'alpiu' parlare di concessione d'uso e non di cessione, non sussisterebbe violazione dei ricordati articoli di legge in quanto, secondo una qualificata dottrina, alle licenze di marchio si applicherebbe soltanto il secondo comma dell'art. 5 legge sui marchi che richiede soltanto che non possa derivare inganno nell'apprezzamento del pubblico, inganno che nella specie non sussisterebbe in quanto la ____ non ha mai fabbricato calze. E' da premettere che, contrariamente a quanto afferma parte controricorrente, il motivo non riguarda l'interpretazione che la Corte di Appello ha dato del contenuto della convenzione del 1956. Il discorso e' ben diverso. Si tratta di valutare la liceita' o no di quell'accordo, pacificamente una transazione con la quale una parte (____) accettava di rinunciare ad ogni segno distintivo che contenesse la parola "gatto" e l'altra parte (T____) accettava che ____ continuasse ad usare come proprio segno distintivo un marchio che contenesse la figura stilizzata di un gatto. A sua volta, la questione della liceita' o no di una simile transazione riporta ad altra domanda, se cioe' una transazione di quel genere comporti di per se', come efficacia naturale, un trasferimento di marchio od almeno una licenza d'uso di marchio, trasferimento che sarebbe nullo se non accompagnato dalla cessione, o concessione in uso, della azienda o di ramo particolare della azienda, da parte del concedente. Il problema e' dunque non di stabilire che cosa volessero dire le parti della convenzione, che sicuramente volevano che ____ potesse MOTIVI DELLA DECISIONE continuare lo uso di quel marchio; ma se quella loro comune volonta' concretasse anche, inevitabilmente, una cessione o concessione di marchio. Problema che dunque, per involgere questioni di diritto e soltanto di diritto, e' proponibile in sede di ricorso per cassazione. La soluzione a tale problema e' difforme da quella formulata dalla sentenza impugnata. Indubbiamente una transazione puo' avere come contenuto anche il trasferimento da una parte all'altra di un diritto assoluto di pacifica pertinenza della parte trasferente. Si pensi all'ipotesi di una transazione che investa una complessa situazione patrimoniale per cui si rendano necessari trasferimenti di beni diversi da quelli oggetto di pretesa e contestazione: e' questa l'ipotesi prevista nel secondo comma dell'art. 1965 cod. civ.. Piu' spesso, l'accordo transattivo tende, attraverso il meccanismo delle reciproche concessioni, ad attribuire ad una parte un diritto la cui titolarita' era controversa, ed alla controparte altro diritto la cui titolarita' era pure controversa. In questi casi, come in altri analoghi, non e' agevole configurare una cessione o trasferimento di diritto proprio perche' non si saprebbe con esattezza stabilire chi e' il cedente e chi e' il cessionario. Ma nel caso in esame la controversia che le parti intendevano risolvere (e cosi' evitare una lite) non riguardava la titolarita' dei marchi della una o dell'altra parte, bensi' il se i marchi brevettati (o soltanto usati) da una parte interferissero o no nell'ambito della esclusiva spettante all'altra parte in quanto titolare - ed indiscutibilmente titolare - dei suoi brevetti. E' opportuno qui chiarire, per dimostrare qual'e' l'equivoco in cui e' caduta la Corte di M____, che il marchio quale oggetto di registrazione, poi oggetto del diritto di esclusiva, eventualmente oggetto di cessione o concezione d'uso, e' e non puo' essere che quella ben determinata parola, figura o segno, o quel determinato complesso di parole, figure e segni. Altri segni (si usa qui il termine generico comprensivo di parole, figure e segni) costituiscono o possono altri marchi, non quel marchio. Puo' darsi che due marchi siano tra loro simili, tanto simili che l'uso di uno di essi sia da ritenere in contrasto con il diritto di esclusiva spettante al titolare dell'altro, ma si tratta comunque di marchi tra loro distinti. Si veda a riprova il disposto dell'art. 42 legge sui marchi che disciplina (in funzione dell'istituto della decadenza per non uso) i cosiddetti marchi difensivi o protettivi: marchi simili a quello principale, ma marchi distinti e diversi tant'e' che sono oggetto di distinte brevettazioni. Un marchio simile ad altro precedentemente brevettato puo' essere dichiarato nullo (se a sua volta registrato); di esso puo' il giudice inibire l'ulteriore uso: ma in nessuno dei due casi quel marchio solo perche' simile, puo' dirsi appartenere al titolare dell'altro marchio. Si tratta di due piani diversi. Da un lato sta l'oggetto del diritto del titolare: quel segno distintivo e solo quel determinato specifico segno distintivo. D'altro lato il contenuto del diritto di esclusiva spettante al titolare di quel marchio, che si estende ad impedire ai terzi consociati (a quelli che producono o commerciano beni o servizi dello stesso genere) l'uso di segni non solo identici ma anche simili, al fine di evitare pericoli di confusione, tali anche quando si tratta soltanto di somiglianza e non di identita'. Se si vogliono usare altri termini: da un lato sta il punto di riferimento dell'obbligo di astensione a carico di terzi, quel marchio ben determinato; d'altro lato il contenuto dell'obbligo negativo dei terzi che e' di astenersi dall'uso di marchi non solo identici ma anche simili, tali comunque da arrecare confusione, od anche soltanto da creare pericolo di confusione. Il corollario a questo punto e' inevitabile. Qualunque negozio, di accertamento o transattivo, che riguardi in concreto l'ambito di estensione della esclusiva e dunque regoli il possibile contrasto tra marchi simili appartenenti a diversi titolari non e', non puo' essere, negozio dispositivo che abbia per oggetto la titolarita' dell'uno o dell'altro marchio, ne' negozio costitutivo di diritti assoluti a contenuto limitato, ne', infine, di rapporti obbligatori di godimento. A seguito di convenzioni come quella di cui e' causa, si costituiscono invece rapporti obbligatori a carico di ciascuna delle parti che, impregiudicata la questione in astratto se e fino che punto vi possa essere violazione dei diritti esclusivi a ciascuno spettanti, si impegnano l'una a non piu' usare dei marchi sospetti di contraffazione, l'altra ad accettare la continuazione dell'uso dei marchi pure sospetti di contraffazione. La res dubia e' se vi sia o contraffazione, la reciproca concessione sta nell'ammettere e nell'escludere la contraffazione, non certo nel trasferire il diritto sul marchio od anche soltanto costituire licenze di uso. Rimane dunque escluso che quella convenzione possa ritenersi nulla per il fatto che ad essa non siasi accompagnata una cessione di azienda o comunque una concessione d'uso di azienda. Si pone pero' il problema se ugualmente possa dirsi nulla una qualunque convenzione che in un modo o nell'altro tenda ad impedire o limitare l'esercizio di diritto di esclusiva sul proprio marchio, in particolare implicando la rinuncia ad agire in contraffazione nei confronti di un marchio simile. Problema che trova le sue radici nel disposto dell'art. 1966 cod. civ.. La questione si sposta, rispetto al punto di vista proprio della sentenza impugnata, ma e' doveroso affrontarla in questa sede perche', ove per altro motivo si dovesse considerare nulla quella convenzione, la decisione impugnata dovrebbe essere confermata e respinto il ricorso, sia pure modificando la motivazione. Ma anche sotto quest'aspetto e' da escludere la nullita' della convenzione in questione. I diritti di brevetto per marchio consistono nella facolta' di far uso esclusivo del marchio. L'esclusivita' e' funzionale al segno distintivo; se piu' entita' omogenee sono contraddistinte dal medesimo segno, quel segno non e' piu' distintivo. Se e' interesse di ogni imprenditore distinguere i propri prodotti da altri dello stesso genere, concorre l'interesse dei terzi, altri imprenditori, pubbliche autorita', i consumatori, (il mercato) a potere riconoscere un prodotto dagli altri. L'interesse dell'imprenditore e' assicurato dalla attribuzione, previa concessione del brevetto, del diritto esclusivo di cui all'art. 1 r.d. 21 giugno 1942 n. 929: diritto che concretamente puo' esercitarsi o nell'azione di contraffazione (azione fondata su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore, cfr. art. 57 legge sui marchi) che tende essenzialmente ad ottenere le pronuncie giudiziarie previste negli artt. 63 e 66 stessa legge; o nell'azione di nullita' del marchio altrui ex art. 47 in relazione agli art. 17 n. 2 e art. 19 (nullita' per carenza di novita'). Esercitando codeste azioni l'imprenditore difende il suo diritto esclusivo, e dunque il proprio interesse, ma indirettamente viene anche a difendere l'interesse dei terzi. Si domanda se nel nostro attuale ordinamento, codesto interesse dei terzi sia soltanto cosi' indirettamente tutelato: nel quale caso si dovrebbe concludere nel senso della piena validita' di transazioni o rinuncie preventive ad azioni di quel genere. O se, invece, sia rintracciabile un principio generale per cui la non confondibilita' dei marchi e' valore di interesse collettivo, si potrebbe dire di ordine pubblico economico, tanto da importare la nullita' di transazione o rinuncie. A favore della prima tesi sta la incontestabile regola che attribuisce la legittimazione attiva alla azione di contraffazione al solo titolare del marchio che si assume contraffatto. Non puo' chiedere l'inibitoria un quivis de populo, non un consumatore od una associazione di consumatori, non il P.M.. Se dunque solo il titolare del marchio puo' agire per far cessare l'uso altrui di un marchio confondibile col proprio, ne parrebbe derivare il corollario per cui l'azione a tutela del proprio diritto esclusivo al marchio e' lecitamente rinunciabile con o senza il tramite di una transazione. A favore della seconda tesi si potrebbe invece addursi il fatto che e' prevista la legittimazione del P.M. ad agire in nullita' del brevetto per marchio, non solo per i motivi di cui all'art. 18 legge sui marchi ma anche ex art. 17 e 19 (brevetto nullo per mancanza di novita'). Se e' prevista questa legittimazione del P.M. certamente portatore di un interesse pubblico, se ne potrebbe dedurre la esistenza di un divieto di uso di segni confondibili che va al di la' della protezione del diritto del titolare del marchio ed assuma dunque il valore di un principio di ordine pubblico, con l'ulteriore corollario della non disponibilita', da parte del titolare, della azione a tutela del proprio diritto di esclusiva in quanto attribuito anche in funzione di un interesse non proprio. Ma non pare che a tanto sia giunto il nostro ordinamento. Come regola, infatti, l'uso indebito di segni distintivi puo' essere fatto cessare solo su richiesta del legittimo portatore del segno. Cosi' e' per il diritto al nome (art. 10 cod. civ.) ed anche, per restare nel campo piu' limitato dei segni distintivi imprenditoriali, per il diritto esclusivo sulla ditta, sulla ragione o denominazione sociale, sull'insegna. Pur essendo indubitabile l'esistenza di un interesse collettivo alla non confondibilita' di nomi, ditte ed insegne, e' altrettanto indubitabile che soli legittimati ad agire in inibitoria sono i soggetti che hanno acquisito il diritto esclusivo a quel segno. La protezione dell'interesse dei terzi (o della collettivita') e' stata dal legislatore considerata come sufficientemente assicurata tramite la protezione del diritto del portatore legittimo del segno, nella considerazione, statisticamente valida, che sara' costui ad agire per ottenere l'eliminazione del segno confondibile e che dunque crea confusione. La diversa regola in materia di marchi vale solo in funzione dei marchi brevettati e si spiega appunto in funzione di appello speciale regime: non a caso e' perfettamente identica alla disciplina dettata per l'altro caso di regime brevettuale, quello delle invenzioni e dei modelli industriali. Il sistema dei brevetti prevede la concessione del diritto esclusivo di utilizzazione (concessione costitutiva) tramite un procedimento durante il quale un organo amministrativo riceve la domanda, ne controlla la regolarita' formale, e soprattutto la corrispondenza del segno (o del trovato) ai requisiti sostanziali previsti dalla legge. Tale procedimento si conclude con un atto amministrativo, il rilascio del brevetto, che e' certamente costitutivo del diritto assoluto alla esclusiva. L'ordinamento esige che la concessione di quel diritto esclusivo avvenga solo se sussistono i requisiti, tutti i requisiti, tant'e' che legittimamente l'ufficio centrale dei brevetti puo' rifiutare la domanda "qualora non si riscontrino le condizioni sopra indicate". Ma, poiche', come nel caso di brevetti, il controllo preventivo lasciato all'ufficio non riguarda l'attributo della novita', e' prevista appunto la legittimazione del P.M. a chiedere che l'autorita' giudiziaria accerti la mancanza di novita' e di conseguenza pronunci la nullita' (e si noti che ex art. 19 l.m. manca la novita', e quindi e' nullo il brevetto, se il segno e' non solo uguale ma anche soltanto simile, ad altro validamente brevettato in precedenza). Tutto il meccanismo dunque si spiega, ed in particolare si spiega la legittimazione del P.M., in funzione della esigenza della validita' degli atti amministrativi, esigenza particolarmente sentita quando da quell'atto amministrativo (la concessione del brevetto) dipende la costituzione di un diritto assoluto la cui esistenza comprime seriamente la liberta' dei terzi. E' a soddisfare di tale esigenza che la legittimazione alla azione di nullita' e' attribuita, come e' ritenuto dalla prevalente dottrina e dalla costante giurisprudenza, anche ai privati che ne abbiano interesse. La presenza nel sistema della azione di nullita' di brevetto per mancanza di novita' del segno non e' dunque un'eccezione al principio per cui solo il titolare del segno distintivo puo' agire a difesa del suo diritto esclusivo: e quindi puo' preventivamente rinunciare ad agire nella sua discrezionale valutazione della opportuna o no dell'azione tenendo conto del grado di simiglianza e di confondibilita' e del pregiudizio reale. Il principio resta sempre quello. L'azione di nullita' ha altro scopo e funzione, quelli di eliminare brevetti nulli, non marchi che, per la loro simiglianza con altri presenti sul mercato, possono costituire violazione del diritto del titolare del marchio preesistente o pregiudicare l'interesse del mercato a che non si crei obiettiva confusione. L'azione di nullita', in altre parole e', prevista per eliminare monopoli non giustificati, non per proteggere l'interesse dei terzi a che i monopoli giustificati siano effettivamente difesi. Anche sotto questo profilo, pertanto, quell'indubbio interesse della collettivita' alla non confondibilita' dei segni sul mercato risulta essere solo indirettamente protetto. A conferma della esattezza di quanto qui affermato, si rilevi che: a) E' unanimemente esclusa in dottrina la legittimazione dei terzi non concorrenti e tanto meno dei consumatori alla azione di nullita', dunque anche a quella di nullita' per carenza di novita'. b) Ne' P.M. ne' altri interessati possono agire nel caso che il marchio confondibile con altro preesistente sia non brevettato ma soltanto usato di fatto. Cio' appunto perche' non e' questione di validita' o no di brevetto: si' che interessato a far cessare la confusione e' soltanto il titolare di quello preesistente. c) Quando nei confronti di un marchio pur brevettato che si assume essere confondibile con altro, il titolare di questo sceglie la via della adozione di contraffazione e non promuove anche azione di nullita', non e' ammesso l'intervento del P.M., nuovamente perche' non si investe direttamente l'investitura nel monopolio ma semplicemente si chiede venga fatto cessare un comportamento di violazione del diritto dell'attore. Come si era premesso, la decisione impugnata risulta pertanto da cassare in accoglimento del secondo motivo. Il giudice di rinvio potra' pronunciare uniformandosi al seguente principio di diritto: 1) Una transazione ove si preveda che una delle parti possa proseguire nell'uso di un marchio pur simile a, e confondibile con, altro marchio di brevetto di cui e' titolare l'altra parte, non costituisce atto di disposizione del diritto di esclusiva di quest'ultima: non e' quindi affetta da nullita' per il fatto che non sia accompagnata da un correlativo atto di disposizione dell'azienda o del ramo di azienda cui il marchio inserisce. 2) La stessa transazione non e' nemmeno nulla per il solo fatto che rende possibile l'uso di marchio confondibile con quello di cui resta titolare la parte: l'azione a difesa del proprio diritto di esclusiva nei confronti di chi usi marchi confondibili e' attribuita a tutela di un diritto disponibile. L'accoglimento del secondo motivo determina l'assorbimento del terzo motivo del ricorso principale; anche del quarto motivo sul rilievo che l'eccezione di decadenza del marchio T_____ era stata comunque sollevata in relazione all'unica questione rimasta da affrontare in sede di appello, cioe' la legittimita' o no dell'uso del marchio ____ di cui al n. 13 dei documenti. Assorbito rimane anche l'unico motivo del ricorso incidentale: le pronuncie eventualmente pretermesse dal giudice di merito potranno essere assunte dal giudice di rinvio in funzione della decisione di fondo. P.Q.M. La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il primo motivo del ricorso principale, accoglie il secondo, dichiarando assorbiti gli altri, nonche' l'unico motivo del ricorso incidentale. Cassa in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte d'Appello di M____. Roma, 14 febbraio 1990.