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Marchio forte

Con riguardo alla tutela del marchio, l'apprezzamento di confondibilita' fra segni distintivi similari deve essere compiuto dal giudice del merito - le cui valutazioni si sottraggono al controllo di legittimita' se congruamente e correttamente motivate - non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, con riguardo cioe' all'insieme degli elementi salienti - grafici, fonetici e visivi -, nonche' tenendo conto che, ove si tratti di marchio "forte", per essere frutto di fantasia senza aderenze concettuali con i prodotti contraddistinti, la detta tutela si caratterizza per una maggiore incisivita', rispetto a quello dei marchi deboli, poiche' rende illegittime le variazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l'identita' sostanziale del nucleo ideologico in cui si riassume l'attitudine individuante.

Sentenza della Corte di Cassazione

Svolgimento del processo - Con comune atto di citazione del 12 febbraio 1982 l'A___ spa, titolare del marchio "____" per riso e gelati commestibili, e l'___ spa, titolare del marchio "____" per pasticceria, conserve, marmellate, ecc., convenivano innanzi al Tribunale di R____ la ____ spa, assumendo che quest'ultima, sulla base di domanda del 18 giugno 1980, usava il marchio "____" nel vendere prodotti amni a quelli per i quali esse attrici, a seguito di cessione da parte della consociata inglese ____ and ____, avevano diritto all'uso esclusivo dei su indicati marchi. Chiedevano, quindi, dichiararsi che la registrazione e l'uso del marchio "____" costituiva violazione degli altri due marchi e pronunciarsi la nullità del concedendo brevetto, con le statuizioni conseguenziali. La società ___ eccepiva preliminarmente l'inammissibilità delle domande, proposte con unico atto e sulla base di un mandato unico, non sussistendo litisconsorzio, neppure facoltativo, e stante il potenziale conflitto d'interessi; nel merito contestava la confondibilità dei marchi e chiedeva dichiararsi la nullità di quelli delle attrici in conseguenza del proprio preuso fin dal 1970. Il Tribunale rigettava la domanda dell'____ sul rilievo della non confondibilità dei marchi "____" e "___"; accoglieva la domanda della ____, dichiarando non brevettabile il marchio "___" e che l'uso di questo costituiva violazione del diritto della ____ sul marchio "___"; condannava la convenuta al risarcimento dei danni ed emetteva i provvedimenti di legge conseguenziali. Proponevano appello la ___ e l'____. La Corte d'appello, riuniti i giudizi, con la sentenza ora gravata per cassazione, ha accolto il gravame della seconda e respinto quello dell'___, considerando: a) L'eccezione d'improcedibilità dell'appello dell'A___, per essere questa estinta a seguito di fusione con altre società e cambio di denominazione, non è fondata, trattandosi di causa d'interruzione del processo non dichiarata in udienza o notificata alle altre parti. b) L'eccezione relativa all'unicità dell'atto di citazione per due distinte domande è da disattendere, sulla base, prima ancora che di un litisconsorzio facoltativo improprio, di litisconsorzio facoltativo proprio per comunanza di titolo (art. 103 cod. proc. civ.), essendo comune la causa petendi, rappresentata dalla deduzione, in entrambe, dell'esistenza del marchio "___" quale causa di danno. c) L'esistenza di un potenziale conflitto d'interessi è negato dalle stesse società istanti, consociate dell'unico gruppo ____, né è desumibile dal contemporaneo contrasto dei due marchi con un terzo; per cui l'accertamento in concreto della violazione dei marchi delle attrici non ne involge le reciproche posizioni. d) In relazione alla pretesa avente ad oggetto la nullità di cui all'art. 47 n. 3 legge sui marchi, non è inammissibile, come eccepito dall'___, l'indagine sulla sussistenza dell'altra ipotesi di nullità prevista dal n. 1 dello stesso articolo, riferendosi le domande, non solo alla contestuale presenza del marchio "___", simile a quelli preesistenti, ma anche alla confondibilità con essi. e) Nel merito, il giudizio condotto in via globale e sintetica, tenendo conto delle caratteristiche, fonetiche, grafiche e visive e la considerazione che si tratta di prodotti affini destinati alla medesima clientela, inducono a ritenere confondibile il marchio "___" con quello "____". f) Le questioni relative all'anteriorità della trascrizione del marchio "___" (depositato il 18 giugno 1980) alla cessione del marchio "___" dalla Van ____ alla ____ in data 23 giugno 1980 e ad un preuso dello stesso dal 1970 sono superate dal contrasto con marchio già brevettato (della ____), risalente al 1952. La novità (e non rinnovazione) del marchio "___" risale al 1972, quando il marchio complesso (uccello + scritta ___) fu trasformato nel marchio semplice (contraddistinto dalla sola scritta "___") ceduto poi alla ___. E tale novità "non interferisce con il tema dell'anteriorità". g) Analogamente, per il raffronto tra i marchi "___" e "___", difetta il requisito della novità, di cui all'art. 47 n. 1 R.D. n. 929/1942, a favore della società ICA, in quanto questa nell'anno 1974, quando l'___ aveva presentato la domanda di brevetto, versava in una situazione d'illecito, tale da non consentirle l'allegazione del preuso. h) L'eccezione (e non domanda) riconvenzionale di decadenza del marchio "____" per effetto di non uso triennale difetta di prova; né sono ammissibili la prova per interrogatorio formale e l'istanza di esibizione del libro delle fatture, mancando i requisiti della specificità e dell'idoneità a vincere la presunzione di regolare esercizio del marchio registrato. i) Il diritto al risarcimento del danno può derivare, oltre che dall'attività di concorrenza sleale, dalla sola contraffazione del marchio (art. 66 R.D. n. 929/42). Il ricorso della ___spa è affidato a sei mezzi d'annullamento, resistiti da contraricorsi, con i quali la ___ spa e la ___ spa (già ___ spa) propongono ricorsi incidentali condizionati articolati in due (identici) motivi. Vi sono memorie della ____ e della ____ (anche quale incorporante della ____ spa). Motivi della decisione - 1) Va disposta, a norma dell'art. 331 cod. proc. civ., la riunione al ricorso principale della ____ dei due ricorsi incidentali, proposti contro la stessa sentenza. - 2) Con il primo motivo la ricorrente principale, denunziando violazione ed erronea applicazione dell'art. 2501 cod. civ., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, assume che la Corte d'appello, dopo aver dato atto della fusione della ____ con altre società e del mutamento della denominazione sociale della medesima, sulla base di dichiarazione contenuta in un atto processuale (comparsa conclusionale), non avrebbe dovuto dichiarare la persistenza del rapporto processuale tra le parti originarie, pur identificando l'___ come ____ in conseguenza dell'estinzione del soggetto originario, a norma dell'art. 2501, e pur non avendo inteso riferirsi ad una mera modificazione della denominazione sociale. Avrebbe dovuto dichiarare, invece, interrotto il processo, trattandosi di estinzione verificatasi ope legis. Il motivo non è fondato. Invero, la dichiarazione del procuratore della parte costituita circa la sopravvenienza di uno degli eventi che, a norma dell'art. 300 cod. proc. civ., comportano l'interruzione del processo, tende ad assicurare l'effettività del contraddittorio e a tutelare il soggetto colpito dall'evento. Rientrando tra gli atti di disposizione del processo devoluti al procuratore, tale dichiarazione ha carattere negoziale, ossia di atto diretto (e necessario) a provocare l'interruzione, per il quale la norma citata prescrive la forma essenziale della dichiarazione in udienza o della notifica alle altre parti. Ne deriva che l'effetto interruttivo non si verifica, sia quando difetti l'elemento intenzionale per essere stato esposto l'evento dal procuratore per comunque, diversi da quello tipico, sia quando manchi il requisito formale per essere contenuta la dichiarazione - non resa in udienza - in un atto non notificato alle altre parti (conf. sent. nn. 2506/99, 2937/87, 3597/84, 4668/81 tra altre). Non determina pertanto l'interruzione del processo la dichiarazione dell'avvenuta estinzione (per altro, nella specie, contestata) per incorporazione o fusione di una società commerciale che risulti soltanto dalla comparsa conclusionale depositata (e non notificata) dal procuratore della medesima società, dato che - a parte il dubbio sulla volontà di provocare l'interruzione - non può equipararsi tale atto tipicamente difensivo alla dichiarazione resa in udienza o alla notificazione prescritte. Né rileva, in quanto potrebbe costituire tutt'al più, semplice irregolarità formale, l'uso che, sulla base dell'indicazione della comparsa conclusionale, sia stato fatto, nell'intestazione della sentenza (nel caso in esame: "S.p.a. ____ ora ___"), anche della nuova ragione sociale. - 3) Con la memoria la ricorrente principale, la quale - senza che sia sorta questione al riguardo - ha notificato il ricorso alla "Soc. ____ (ora ___) per Az.", eccepisce l'inammissibilità del controricorso e del ricorso incidentale della ___T s.p.a., in quanto proposti da soggetto non costituito nel giudizio di merito. L'eccezione va disattesa, posto che l'intimata ha depositato, in uno al controricorso (e il deposito, riguardando l'ammissibilità di questo, è consentito ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ.), il verbale dell'assemblea straordinaria del 13 dicembre 1985, dal quale risulta che la società ___ ha (soltanto) mutato denominazione nel senso su indicato e che la ___ non è, quindi, soggetto diverso da quello presente nel giudizio d'appello. - 4) Con il secondo motivo la ____ denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 103 e 40 cod. proc. civ., nonché omessa e contraddittoria motivazione, per avere la Corte d'appello rigettato l'eccezione d'inammissibilità delle domande proposte dalle due controparti con un unico mandato, ritenendo necessario un conflitto di interessi concreto e provato, mentre rileva il conflitto potenziale, vigendo in materia il principio della confondibilità e non della confusione accertata; per non avere rilevato che non ricorreva comunanza di causa petendi, perché la domanda di nullità del marchio del terzo non può ritenersi comune a titolari di altri marchi tra loro diversi; per avere omesso di motivare sui diversi obblighi di astensione e sulle preclusioni previsti dalle norme sul mandato con rappresentanza, del quale il mandato a liti è una specie. Osserva il collegio che i giudizi, introdotti con unica citazione dalle due società istanti, appartengono, pacificamente, alla competenza del Tribunale adito e che non si verte, quindi, sull'applicabilità dell'art. 40 cit., norma dettata per l'ipotesi di cause connesse proposte innanzi a giudici diversi, bensì dell'art. 103. Questo articolo contempla non soltanto il litisconsorzio facoltativo cosiddetto proprio, che ricorre quando fra più cause proposte esista connessione per l'oggetto o per il titolo, ma anche il litisconsorzio facoltativo cosiddetto improprio, configurabile quando più cause presentino in comune, anche solo in parte, qualche questione la cui soluzione sia necessaria per la decisione; in entrambe le ipotesi le parti, come possono promuovere il giudizio con unico atto di citazione, così possono validamente impugnare con unico atto d'appello la sentenza di primo grado (conf. sent. nn. 7428/83, 3446/75). Nella specie, la Corte territoriale ha ritenuto sussistere entrambe le predette ipotesi; ma la ricorrente non ha censurato la motivazione riguardante il (non discutibile) litisconsorzio facoltativo improprio. Il che è ragione sufficiente per disattendere il motivo riguardante il punto della unicità di citazione. Per completezza va, comunque, notato che a ragione il Giudice del merito ha affermato la sussistenza anche della prima ipotesi (litisconsorzio facoltativo proprio), tenendo conto della comunanza di causa petendi, per avere entrambe le attrici addebitato alla convenuta la violazione della legge sui marchi in relazione all'uso ed al deposito del marchio "____". - 5) Il conferimento della procura speciale con un unico atto ad un comune difensore da parte delle due società attrici non implica, sul piano formale, alcun problema di ammissibilità, posto che, operando in regime di libertà di forme, le parti possono tradurre in un atto, all'apparenza unico, gli autonomi, distinti e validi mandati a lite, corrispondenti alle diverse sottoscrizioni, autenticate dal difensore medesimo. La regolarità della costituzione delle parti e del contraddittorio non si esaurisce, tuttavia, nell'aspetto formale della regolarità della procura (o delle procure) a liti, occorrendo altresì la regolarità sostanziale degli atti che dell'una e dell'altro costituiscono necessario presupposto. Per tanto, quando più parti abbiano conferito mandato a liti a comune difensore, la costituzione in giudizio delle stesse è valida solo se tra loro non vi sia conflitto di interessi. Il conflitto, oltre che attuale ed accertato, può essere anche virtuale; ma questa seconda ipotesi deve essere verificata non in base alla mera eventualità dell'avverarsi di concrete posizioni di contrasto (il cui sopraggiungere, sempre possibile nella realtà fenomenica, potrebbe operare con effetto invalidante rispetto alle successive fasi processuali), bensì per ragioni connaturali al particolare rapporto esistente tra le parti, i cui interessi risultino, in astratto, suscettibili di contrapposizione. Nel caso in esame un conflitto attuale è stato motivatamente escluso dal Giudice del merito e non è dedotto nemmeno da parte ricorrente. Non appare poi configurabile l'eccepito conflitto potenziale. Difatti distinti soggetti, che ritengano di essere lesi nella titolarità di rispettivi marchi da illegittimo brevetto o uso, da parte di un terzo, di altro marchio a ciascuno dei precedenti similare, godono di piena autonomia nell'esercizio e nella scelta dei mezzi della tutela delle singole posizioni e, stante l'indipendenza degli interessi (asseritamente) lesi e la libera facoltà di difenderli, ben possono proporre azioni giudiziarie nei confronti del terzo, senza estendere il contraddittorio agli altri eventuali danneggiati e senza che sia necessaria la riunione dei distinti giudizi, per avventura, coevamente pendenti. La riconosciuta autonomia opera anche, all'inverso, qualora i soggetti lesi agiscano in giudizio congiuntamente, attuando il litisconsorzio facoltativo di cui sopra, posto che questa non incide sulle distinte posizioni soggettive. Deve essere condivisa, per tanto, la considerazione della sentenza impugnata, secondo cui, sul piano logico ed astratto, non risulta applicabile alle situazioni qui esaminate la proprietà transitiva delle entità matematiche, in quanto non necessariamente accade che due segni distintivi, ognuno per suo conto e in certo grado, simili a un terzo, siano tra loro e nello stesso grado simili. Segue il rigetto del secondo mezzo. - 6) Con il terzo motivo la ricorrente principale, sotto la rubrica di violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ., nonché omessa motivazione, in relazione agli artt. 16, 17, 47 n. 1 e 3 R.D. 21 giugno 1942 n. 929, svolge due distinte censure. Assume, in primo luogo che, avendo il Tribunale riconosciuto e dichiarato "nuovo" il Marchio "____n" della ___ e non rinnovazione del precedente marchio, su tale punto si era formato il giudicato per difetto d'impugnazione da parte della stessa Unil-It, mentre, in presenza di espressa deduzione di parte appellante, la Corte territoriale si è limitata ad osservare che vi era stata soltanto una trasformazione del precedente marchio complesso. Lamenta, inoltre, che la sentenza abbia disatteso il principio giurisprudenziale della preclusione di ogni indagine sulla ipotesi di nullità di cui al n. 1 dell'art. 47 cit. in una controversia avente ad oggetto la nullità prevista dall'art. 3 dello stesso articolo. Entrambe le doglianze sono inammissibili, in quanto appaiono frutto di erronea lettura della decisione impugnata, alla quale non sono, per tanto, riferibili. In ordine alla prima va notato che in motivazione si afferma che "la novità (e non rinnovazione) del marchio _ risale al 1972, quando il marchio complesso (uccello + scritta _) fu trasformato in marchio semplice, contraddistinto dalla sola scritta ____. L'indicazione, con locuzioni precise e conformi al dettato legislativo, della novità, in contrapposizione alla rinnovazione, non è di certo smentita dalla forma verbale "trasformato" che è priva di univoco e sicuro significato, là dove la Corte del merito argomenta specificamente sulla "novità" del marchio per rilevare che essa "non interferisce con il tema dell'anteriorità". Del resto le controparti hanno dedotto a motivo di ricorso incidentale condizionato proprio la predetta affermazione di novità, invece che di rinnovazione, del marchio in parola. Quanto alla seconda censura non si rinviene nella sentenza una posizione di contrasto con il principio invocato dalla ricorrente, ma, al contrario, la sua riaffermazione, attesa che la Corte territoriale si fa carica di dimostrare che l'azione promossa dalle due società istanti "afferisce, oltre che alla contestuale presenza del marchio ___, costituito da una parola che si assume aver formato precedente oggetto di brevetto...., anche alla novità del marchio ___ e, quindi, alla sua confondibilità con i marchi anteriori...". Né trova censura nel ricorso l'interpretazione della domanda, data dal Giudice del merito nel senso della contestuale proposizione delle due azioni nello stesso processo. - 7) Con i motivi quarto, quinto e sesto, in gran parte connessi, la ricorrente addebita alla Corte territoriale quanto segue: a) Quarto mezzo - Violazione e falsa applicazione degli artt. 9 RD 21 giugno 1942 n. 929 e 2571 cod. civ., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, per avere ritenuto ininfluenti il preuso del marchio "____ e la presentazione della relativa domanda di trascrizione in tempi anteriori alla cessione del marchio ____" alla ____, ai fini della dichiarazione di nullità di questo marchio, così contraddicendo l'affermata novità del marchio ceduto, e per avere, nel contempo, riconosciuto capacità individualizzante alla parola "____", nonostante il suo carattere meramente descrittivo, trattandosi del nome dell'uccello raffigurato e non di un "diminutivo o vezzeggiativo". b) Quinto mezzo - Violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del RD n. 929/42, in relazione agli art. 2569 e 2571 cod. civ., 9 e 10 RD cit., 112, 115, 210, 212 e 228 cod. proc. civ. e 66 stesso RD, per non avere verificato gli elementi del preuso ed averne posto nel nulla gli effetti costitutivi, senza esaminare la documentazione offerta dalla ___; per non avere considerato che il divieto di uso del marchio può essere fatto valere soltanto dal titolare di marchio brevettato e di fatto usato e sempre che il brevetto sia valido; per avere disatteso, per l'affermata genericità, i mezzi istruttori proposti, mentre, stante il carattere di prova negativa, essa poteva essere fornita anche in via indiretta e presuntiva, mentre gli elementi di presunzione, desumibili dal fatto che la ____non aveva mai affermato di aver fatto uso del marchio, potevano essere integrati con i predetti mezzi istruttori; per avere emesso condanna al risarcimento del danno senza che fosse stato accertato, né affermato l'uso, da parte delle due società istanti, dei rispettivi marchi. C) Sesto mezzo - Violazione e falsa applicazione degli art. 4, 5 e 42 RD n. 929/42, nonché omesso esame ed omessa motivazione, per non avere proceduto, nel valutare la confondibilità del marchio "____ con quello "____", ad esame unitario e sintetico, e non avere tenuto conto nemmeno della diversità dei prodotti; per non avere pronunciato sull'eccezione di decadenza per mancato uso triennale del marchio, proposta dalla ___ dopo che la ___ aveva dichiarato nell'atto di appello che non sussisteva alcuna ragione di concorrenza sleale nei confronti della stessa___. - 8) All'esame delle censure di difetto di motivazione espresse nei tre ultimi motivi risulta pregiudiziale la verifica della legittimità del diniego dei mezzi istruttori richiesti dall'attuale ricorrente, in quanto le ragioni della decisione del merito della causa possono integrare una corretta motivazione solo se si fondano sulle risultanze di un'esauriente - in relazione alle richieste delle parti - indagine probatoria. Nella specie la Corte territoriale ha ritenuto inammissibile la prova per interrogatorio formale del rappresentante legale della società ___ perché del tutto generica ed avente "mero scopo esplorativo". Orbene, per il combinato disposto degli art. 228 e 230 cod. proc. civ., l'interrogatorio formale - mezzo diretto a provocare la confessione giudiziale, la quale, ai sensi dell'art. 2733 cod. civ., fa piena prova contro il confitente -, perché risponda alla prescrizione della deduzione per capitoli separati e specifici, deve contenere l'indicazione di fatti, ben definiti, di modo che essi, se ammessi nella loro testuale formulazione da controparte, si traducano nella predetta prova piena a suo danno. Il che esclude che il deferente possa limitarsi a sollecitare l'interrogando ad indicare dati o circostanze non specificati nei capitoli. Nella presente controversia la società ___ ha formulato un capitolo d'interrogatorio che è stato dichiarato, a ragione, inammissibile, in quanto consistente nella domanda (definita in sentenza generica ed esplorativa) sul "se la società ____ha usato il marchio P___ in Italia, specificando, in caso di risposta affermativa, i periodi di tempo, i prodotti, ...". Per quanto riguarda l'istanza di ordine di esibizione "del libro fatture relativo ai periodi di tempo indicati", la Corte d'appello ha fatto corretto uso del potere discrezionale di cui agli artt. 210 e 212 cod. proc. civ, rilevando come la generica formulazione della richiesta denunci solo lo stato di incertezza in cui versa la deducente, tenuta a provare, ai fini della decadenza del marchio, il non uso del medesimo per il tempo voluto dalla legge. - 9) In ordine alla confondibilità dei marchi, la Corte del merito ha premesso il principio, meritevole di consenso, secondo cui il giudizio al riguardo deve essere compiuto non in via analitica, attraverso l'esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, mediante, cioè, un apprezzamento d'insieme che tenga conto degli elementi salienti, concernenti le caratteristiche grafiche, fonetiche e visive. Va solo chiarito, in relazione ai rilievi della ricorrente, la quale non mette tuttavia in discussione il principio così come enunciato, che la valutazione di sintesi - riservata al giudice del merito, salvo il controllo, in sede di legittimità, della correttezza e congruità della motivazione che la sorregge - non esclude, ma anzi presuppone l'esame dei singoli fattori, che, solo se conosciuti secondo la loro effettiva essenza individuante, possono essere apprezzati (con esclusiva, diversa o nessuna rilevanza) nella formulazione del giudizio finale complessivo. Il giudizio di confondibilità espresso in sentenza, informato all'esposto principio, risulta frutto di esauriente e coerente indagine di fatto, avendo rilevato la Corte d'appello che le parole__e __, esprimono tra loro elevata affinità letterale e fonetica, avendo entrambe una identica radice, tanto che la prima evoca una sorta di diminutivo (o vezzeggiativo) rispetto alla seconda; in maniera, cioè, che entrambe le diciture potrebbero indurre a ritenere (cosa non infrequente nella prassi commerciale) che si tratti di varianti di prodotti provenienti da un'unica organizzazione. Né è dimostrato dalla ricorrente che l'asserita corrispondenza della parola __alla denominazione di una specie di uccelli, sia incompatibile con le considerazioni fatte in sentenza ovvero privi il marchio del carattere di fantasia. Per analoghe ragioni si sottrae alla censura di difetto di motivazione l'apprezzamento circa la confondibilità dei marchi __e ____ in quanto - fermo il rifiuto della comparazione di singoli fattori, giudicati, tuttavia, marginali - il Giudice a quo osserva che l'effetto fonetico globale delle due parole, che non evocano oggetti reali, è certamente confondibile per la marcata prevalenza in entrambe del suolo iniziale delle "p" e quello finale delle "f". Va anche tenuta presenta l'implicita qualificazione dei marchi come forti, essendo stati giudicati frutto di fantasia e senza alcuna aderenza concettuale con i prodotti contraddistinti, dal momento che la protezione più incisiva, rispetto a quella dei marchi c.d. deboli, rende illegittime le variazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l'identità sostanziale del nucleo ideologico in cui si riassume l'attitudine individuante (conf. tra altre sent. nn. 442/72, 5633/82, 573/85). - 10) Gli accertamenti di merito riguardanti l'affinità merceologica dei prodotti non sono smentiti dalla doglianza di difetto di motivazione, svolta sempre con il sesto mezzo, avendo il giudice del merito tradotto in esaustivi giudizi di fatto il principio di diritto secondo cui la tutela insita nel brevetto per marchio d'impresa è operante non solo per i prodotti per i quali è stata richiesta, ma si estende anche a tutti gli altri che, per natura intrinseca o per la loro destinazione alla medesima clientela o al soddisfacimento dei medesimi bisogni, siano riconducibili al genere dei prodotti protetti dal marchio, con riferimento alla loro concreta utilizzazione e destinazione (conf., per tutte, sent. nn. 6244/83, 2396/77). - 11) Sul preuso del marchio "Puff" e sull'inopponibilità dell'atto di cessione del marchio "___" per essere stato trascritto dopo il deposito della domanda di trascrizione dello stesso marchio "___" - fermo quanto rilevato in ordine alla questione della novità proposta con il terzo motivo - la motivazione si articola nella duplice argomentazione: a) la cessione del marchio __n era per sé opponibile alla I____ senza necessità di trascrizione, in quanto il preuso da questa dedotto, risalente al 1970, aveva, pur sempre, ad oggetto il brevetto per marchio che, fin dal 1952, era costituito, tra l'altro, dall'elemento individualizzante della scritta __; b) l'uso del marchio è privo di effetti se esiste già un marchio registrato, uguale o simile ad esso, e ciò indipendentemente da chi ne sia titolare. A conclusione dell'indagine relativa a questo secondo profilo, che è sorretta, in motivazione, da richiami normativi(art. 1, 9 e 10 RD n. 929/42 e 2569 cod. civ.) e ricollegata, in fatto, ai non controversi dati accertati in giudizio, la Corte d'appello afferma che il preuso era privo di effetti, in quanto attuato in violazione di norme di legge, e che, per la stessa ragione, il deposito della domanda di brevetto per il marchio "___ non poteva precostituire alcun diritto di priorità a favore della ICA rispetto alle successive domande. L'infondatezza, per le ragioni che seguono, delle censure riguardati questo secondo profilo di motivazione, che rimane, per tanto, idoneo a sorreggere la decisione, rende superfluo l'esame del primo. Difatti, nel criticare le riportate conclusioni la ricorrente, con il quarto mezzo adduce la carenza della capacità individuante dei marchi delle istanti; ma, alla stregua dei rilievi già fatti sul punto, la censura non è fondata. - 12) Con il quinto motivo la stessa ricorrente assume, inoltre, che "il divieto di uso del marchio da parte di un terzo, può essere fatto valere soltanto da parte del titolare di un marchio brevettato e di fatto usato e sempre che il brevetto fosse stato valido alla data di inizio del preuso". Adduce però specifiche ragioni solo in ordine all'asserita decadenza per non uso triennale. A tal riguardo, va ribadito che, per l'espressa previsione di legge in tema di nullità e decadenza del brevetto per marchio d'impresa (art. 58 RD n. 929/42) e secondo le regole generali sulla ripartizione della prova, l'onere di provare i fatti estintivi incombe su chi allega l'estinzione del marchio (conf. sent. n. 3953/79), e rilevato che sono già state disattese le doglianze in ordine alla mancata ammissione dei mezzi di prova, richiesti proprio al fine di siffatta dimostrazione. Per altro - se non può negarsi l'ammissibilità, in materia, della prova per presunzioni - la stessa ricorrente ne ammette l'insufficienza nel caso concreto, là dove afferma che tale prova "andava integrata con i mezzi istruttori proposti dalla ICA". Nemmeno l'altra censura risulta centrata, posto che la Corte territoriale ha tratto un corretto principio dalla norma dell'art. 9 cit., la quale, nell'accordare (limitata) protezione all'uso precedente, la riferisce, all'uso (di fatto) di marchio non brevettato, negando, quindi, la liceità e la tutelabilità dell'uso in conflitto con precedente brevetto, senza che possano trarsi distinzioni in ragione alla titolarità del medesimo. Non appare poi conferente la denunzia del successivo art. 10, dal quale si può desumere soltanto il divieto, sempre con carattere di generalità e sanzionato penalmente (art. 67), di qualsiasi uso del marchio, già brevettato e di fatto usato, dopo che il relativo brevetto sia stato dichiarato nullo, trattandosi di ipotesi estranea alla presente fattispecie. - 13) In ordine alla doglianza afferente alla condanna al risarcimento dei danni, sul rilievo del mancato accertamento dell'effettivo uso da parte delle attrici dei rispettivi marchi (ultima parte del quinto mezzo), basti rilevare che, in mancanza di prove contrarie acquisite al processo (prove nella specie non allegate), la contraffazione del marchio può essere ritenuta potenzialmente idonea a produrre danno e il suo accertamento legittima, per tanto, la pronunzia di condanna generica al risarcimento. - 14) Per le esposte ragioni il ricorso principale deve essere integralmente respinto, rimanendo assorbito l'incidentale, in quanto espressamente condizionato all'accoglimento dell'altro. Segue la condanna della ricorrente principale alle spese. P.Q.M. La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito l'incidentale; condanna la ricorrente principale alle spese in lire 345.000 oltre onorari in lire cinque milioni. Così deciso il 6 maggio 1992.