Trasferimento d'azienda e cessione del marchio

S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
___ SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. ROSSINI 9, presso l'avvocato NATALINO IRTI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GABRIELE CUONZO, VINCENZO MARICONDA, LUCA TREVISAN, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
SOCIETÈ DE PRODUITS ___ SA, ___ ITALIANA SpA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso l'avvocato LUIGI BIAMONTI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati MAURIZIO FUSI, ADRIANO VANZETTI, giusta procura speciale per Notaio Jean Daniel Rumpf di Vevey (Svizzera) n. 1341 del 17.4.1998;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3220/97 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 14/11/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/09/99 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
uditi per il ricorrente, gli Avvocati Irti e Trevisan, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;
uditi per i resistenti, gli Avvocati Vanzetti e Biamonti, che hanno chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino RUSSO che ha concluso per l'accoglimento dei motivi settimo ed ottavo e per il rigetto dei restanti motivi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La S.p.A. ___ conveniva davanti al tribunale di Milano la S.p.A. ___ Italiana e la Societè des produits ___ chiedendo che fosse accertato che essa attrice utilizzando i propri marchi ___ e ___ per contraddistinguere alimenti per cani e per gatti non aveva violato i diritti di marchio vantati dalle convenute con riferimento al segno Mio, utilizzato come parola sola o in unione ad altre. Proponeva anche una domanda di concorrenza sleale con riferimento alla diffida ricevuta da ___ ad usare le predette espressioni.
Si costituivano le convenute, resistevano, ed in via riconvenzionale chiedevano che l'attrice fosse dichiarata responsabile di contraffazione di marchio e concorrenza sleale.
Il Tribunale accoglieva la domanda di ___ dichiarando legittimo l'uso dei marchi ___ e ___, giacché essi, attesa la mancanza di affinità tra i prodotti per uomo e quelli per animali domestici, non creavano confusione con il segno, che il tribunale definiva forte, di ___. Rigettava le altre domande. Proponevano appello le due società ___ e proponeva appello incidentale ___, ribadendo la sua domanda di concorrenza sleale. La Corte Milanese accoglieva l'appello principale dichiarando che l'uso delle denominazioni ___ e ___ nei marchi ___ costituiva contraffazione dei segni di ___, (già Locatelli), tutti contenenti la parola Mio anche accompagnata da altri elementi. Il secondo giudice riteneva anzitutto che i marchi in questione erano legittimamente pretesi dalle appellanti perché ___ Italia, incorporante l'originaria titolare Locatelli, ne era divenuta automaticamente titolare, e quindi li aveva legittimamente trasferiti a ___ Belgique. Questa, ancora, li aveva ceduti alla odierna resistente Societè des Produits ___, unitamente ai dati, alle formule, ai procedimenti di fabbricazione ed a tutto il Know how, secondo i termini previsti dall'art. 15 della legge marchi, nel testo all'epoca vigente, in base al quale si doveva ritenere che la cessione del predetto complesso di informazioni integrava cessione del ramo di azienda. Quindi la Corte respingeva l'eccezione di decadenza per non uso dei marchi stessi perché la prova necessaria non era stata data dalla ___ e le testimonianze richieste apparivano generiche ed irrilevanti a fornirla.
Riteneva inoltre che il segno Mio fosse marchio forte, avendo assunto tale carattere anche per effetto della massiccia pubblicità di cui era stato oggetto, cosicché la popolarità in tal modo raggiunta e la arbitrarietà lessicale del logo Mio, nel contesto dei segni, ne escludeva una significazione esclusivamente possessiva e le assegnava invece una caratterizzazione tale da farne il cuore dei segni nei quali era utilizzato. Riteneva pertanto che il messaggio simbolico trasmesso dal marchio non si esauriva, proprio per tale raggiunta caratterizzazione, nell'ambito dello specifico settore merceologico nel quale era stato concepito. Pertanto l'uso cosiddetto capostipite del logo "mio" in una seriazione di marchi dello stesso produttore induceva il pubblico a collegare tutti tali segni e tutti i prodotti così marcati, ancorché non riguardanti la sola alimentazione di cani e gatti, come provenienti dal medesimo imprenditore. Tale conclusione viene rafforzata con la considerazione della evoluzione subita dal rapporto uomo-animale domestico nel tessuto urbano, che ha indotto sovente i produttori di alimenti umani ad immettere nel mercato anche alimenti animali, cosicché la distanza merceologica tra detti alimenti sarebbe, secondo il giudice del merito, neutralizzata.
Contro questa sentenza ricorre in cassazione con dieci motivi ___. Resistono con controricorso le due società ___. ___ deposita tempestiva memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 15 del r.d. n. 929 del 1942 nel testo antecedente la riforma del 1992, applicabile al caso giusta la norma transitoria dell'art. 90, nonché la motivazione insufficiente e contraddittoria sul punto. Sostiene che la sentenza impugnata si è sbrigativamente liberata del problema della esistenza di un essenziale presupposto di validità del trasferimento del marchio in questione, fino a che esso è pervenuto all'attuale titolare, costituito dalla contestuale cessione del ramo di azienda relativo al prodotto marcato.
Erroneamente la Corte ha ritenuto sussistente tale presupposto rilevando che era avvenuta anche la cessione dei procedimenti di fabbricazione e del Know how, elementi che non integrano i beni aziendali richiesti dalla legge.
1a) Osserva la Corte che la norma del vecchio testo dell'art. 15 della legge marchi che imponeva per la validità del trasferimento del marchio la cessione del correlativo ramo di azienda, in armonia con la tutela del consumatore e del mercato esplicitata dalla regola dell'art. 2573 c.c., oggi radicalmente innovata dal nuovo testo dell'art. 15 che prevede la cessione cosiddetta libera, veniva interpretata dalla giurisprudenza in modo che è risultato anticipatore della novella del 1992.
Quali che siano state le ragioni della innovazione del 1992, essenzialmente basate sulla previsione di una imminente introduzione, che è poi mancata, da parte del legislatore europeo, di un tale presupposto quanto ai marchi comunitari, come nota la sentenza impugnata la prevalente giurisprudenza di merito e quella della Corte di Cassazione ritenevano sufficiente ad integrare la cessione del ramo di azienda la circostanza del trasferimento dei procedimenti e delle notizie indispensabili alla ripetizione, da parte del cessionario del marchio del prodotto marcato, con i suoi pregi essenziali, così da non produrre confusione nel pubblico, (cfr. Cass. nn. 2688 del 1966 e 665 del 1972). Pertanto, come è stato ribadito più volete di recente dalla stessa Corte di Cassazione, non comporta violazione del vecchio testo dell'art. 15 l.m. ne' dell'art. 2573 c.c. la cessione, oltre che dell'uso esclusivo del marchio, del diritto di fabbricare e vendere esclusivamente il prodotto, nonché dei procedimenti e di qualunque altro elemento conoscitivo che permettano di riprodurre il prodotto conosciuto dal pubblico con quel marchio, integrandosi in questo modo una speciale cessione di organizzazione produttiva, qualificabile, nella logica che interessa, ramo di azienda (Cass. n. 3034 del 1993 e n. 2578 del 1995).
1b) Nel caso che ne occupa i marchi sono stati dapprima acquistati da ___ Italia automaticamente alla incorporazione dell'originario titolare Locatelli, quindi ceduti unitamente ai predetti elementi conoscitivi fino a pervenire all'odierno titolare. La Corte di merito, muovendo dalla impostazione giuridica cennata, che il collegio condivide, e senza alcuna illogicità, ha accertato tutti gli elementi della fattispecie acquisitiva in controversia. Non sussistono le lamentate violazioni di legge e la motivazione adottata non merita censure di legittimità.
Il motivo è, pertanto, infondato.
2) Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 42 e 54 della legge marchi, vecchio testo, e 244 c.p.c. nonché la motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria sul relativo punto. Sostiene che erroneamente la Corte di merito non ha ammesso le prove testimoniali addotte a sostegno della affermata decadenza per non uso dei marchi Mio Vit, Mio Trancetto, Mio fettina, Mio fetta, Mio famiglia, Mio dessert, Mio Dieta, Maramio, Miomao. Afferma che i capitoli di prova formulati non potevano essere più specifici di quanto furono, giacché nella specie si trattava di provare il fatto negativo del non uso.
3) Con il terzo motivo, che è connesso al secondo e deve quindi essere esaminato insieme ad esso, la ricorrente lamenta la conseguente mancata considerazione della avvenuta decadenza dei marchi innanzi indicati. Lamenta ancora la motivazione carente e contraddittoria, e sostiene che esso ricorrente venne sollevato dal suo onere di provare il non uso a seguito della mancata contestazione da parte delle odierne resistenti delle allegazioni da essa portate a sostegno della affermata decadenza.
3a) Osserva il collegio che la sentenza impugnata, la quale, come lamenta il ricorrente, ha respinto la domanda di prova testimoniale sul punto della decadenza per non uso dei marchi ritenendola non rilevante, ha anche rammentato che il primo giudice aveva già accertato, come si è detto in narrativa, che la parola Mio costituisce cuore dei segni di cui si discute, e che il suo potere individualizzante, comunque acquisito, fa assurgere i medesimi alla tutela del marchio forte. La Corte ha ritenuto che tale capacità individualizzante della parola Mio fa sì che il segno stesso, riferito anzitutto al formaggino per bambini, funzioni da capostipite di una serie di marchi che si incentrano tutti sulla medesima parola, e si differenziano per la aggiunta di altra parola, non dotata di capacità individualizzante.
Tale argomentazione è servita alla Corte per sostenere la erroneità della posizione del primo giudice che aveva ritenuto inesistente qualunque affinità tra i prodotti marcati da ___ e quelli marcati da ___, su cui si dirà esaminando i successivi motivi. Tuttavia l'argomentazione che valorizza la sola parola Mio quale dato caratterizzante il marchio, conduce anche alla conclusione della irrilevanza della prova testimoniale, per la ragione che la legge applicabile alla vicenda, ovvero l'art. 42 n. 3 l.m. (v.t.) stabiliva un'ulteriore eccezione, dopo di quella del numero 2, alla decadenza per non uso del marchio, per il caso in cui comunque veniva fatto uso nello stesso tempo da parte del titolare, di altro o altri segni simili. Insomma stando alla logica della sentenza impugnata, ___, per provare la decadenza del marchio "Mio fettina", ad esempio, essendo esso simile, nella parte caratterizzante, al marchio "Mio", avrebbe dovuto provare, e quindi chiedere di provare, anzitutto il non uso del marchio Mio. Il che non è avvenuto, cosicché la sola prova richiesta è risultata di per sè irrilevante. I due motivi sono pertanto infondati.
4) Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1, 16, 17, 18 l.m., nonché la motivazione insufficiente, omessa e contraddittoria sul relativo punto. Sostiene che il gradiente di forza del marchio in questione è stato giudicato male, senza considerare che la parola "mio" è di uso generale e dunque non può essere oggetto di marchio, ai sensi dell'art. 17 della legge marchi, vecchio come nuovo testo. Rileva che la motivazione sul punto, che fa riferimento al dato della pubblicità, è insufficiente a dimostrare la avvenuta acquisizione nel tempo del carattere individualizzante che una parola di uso generale non può assumere.
4a) Osserva la corte che l'accertamento del carattere forte del marchio è stato compiuto dal primo giudice, e ___ su tale punto della sentenza non ha fatto impugnazione. La statuizione in questione dunque non può più essere discussa ed il marchio Mio, comunque sia pervenuto a tale tutela, è da considerarsi definitivamente forte. Il motivo, che ignora l'ostacolo del giudicato interno, è pertanto inammissibile.
5) Con il quinto motivo ___ lamenta la violazione degli artt. 1, 16, 17, 18 della legge marchi nonché la motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria sul relativo punto. Sostiene che l'individuazione del nucleo ideologico proteggibile dei marchi ___ è stata erronea perché ha valorizzato il contesto nel quale la parola Mio è stata inserita, contraddicendo la premessa della autosufficienza individualizzante della parola stessa, in quanto cuore del segno. In questo modo il giudizio sulla confondibilità tra i segni in conflitto sarebbe stato erroneamente raggiunto giacché la Corte di merito avrebbe trascurato di notare che il possessivo mio nei marchi ___ indica l'appartenenza del prodotto al consumatore, mentre nei marchi ___ indica l'appartenenza dell'animale domestico al compratore del prodotto marcato.
6) Con il sesto motivo ___ lamenta ancora la ritenuta confondibilità tra i marchi in questione ed in particolare la affermata similitudine decettiva conseguente alla violazione degli artt. 1, 16, 17, 18, l.m. Lamenta pure la motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria sul punto, ed altresì che la Corte non ha rilevato che i marchi ___ che contengono la parola Mio con varianti, non sono mai stati usati. Sostiene pure che mentre non gli è stato consentito di provare la decadenza per tale non uso, non si comprende in qual modo si sarebbe potuta determinare nel mercato la convinzione che i marchi ___ e ___ facevano parte della serie di marchi ___ in quanto mere varianti del capostipite, dal momento che, sembra di capire, tale serie ___ non era conosciuta dal pubblico. Insiste ancora nel valorizzare l'uso della parola mio nei marchi ___ e ___ nel senso di indicare il possesso dell'animale domestico e non quello del prodotto.
7) Con il settimo motivo ___ lamenta la violazione dell'art. 1 della legge marchi e dell'art. 115 c.p.c. Sostiene che la Corte di merito ha raggiunto la conclusione della confondibilità oltre che sulla base della criticata lettura dei segni in astratto anche in base ad una erroneamente ravvisata affinità tra i prodotti marcati dai due imprenditori. Nessuna affinità sussiste secondo il ricorrente tra cibi per cani e gatti e cibi, peraltro marcati con un segno molto popolare, per uomini, e le deduzioni del giudice del merito sulla identità del consumatore acquirente e su quella dei sistemi di vendita di tali prodotti sono irrilevanti giacché l'affinità può essere ravvisata solo se sussiste tra i prodotti l'attitudine a soddisfare lo stesso bisogno.
8) Con l'ottavo motivo ___ lamenta la violazione dell'art. 1 della legge marchi e 115 c.p.c. Sostiene che l'affinità in questione è stata anche ritenuta sulla base di una supposta capacità espansiva della ___, dedotta arbitrariamente anche dalla sua, sempre supposta, natura di impresa multinazionale. La corte avrebbe dimenticato che il marchio Mio apparteneva in origine a Locatelli e che era servito a marcare sempre e solo un formaggio. La Corte ancora una volta non ha rilevato la distanza tra i latticini ed i prodotti per animali, giungendo a teorizzare una capacità espansiva illimitata di tutto il settore alimentare che non ha fondamento giuridico. In tal modo peraltro la Corte avrebbe dimenticato il carattere specializzato del marchio mio e dunque il suo limitato potere espansivo.
9) I motivi appena riassunti vanno esaminati insieme giacché tutti attengono alla questione della confondibilità dei marchi in conflitto.
9a) Osserva la Corte che il giudice del merito ha accertato, premesso il carattere ormai definitivamente forte del marchio Mio una volta spettante a Locatelli, per contraddistinguere prodotti caseari per l'infanzia, (il formaggino Mio, rammenta la sentenza impugnata), che tale logo costituisce cuore dei segni ulteriori di ___, rispetto ai quali svolge la funzione di cosiddetto capostipite. Il logo Mio infatti torna in tutti i segni ___ con l'aggiunta di una variante descrittiva, che indica un tipo di bisogno o di prodotto, e che non ha carattere individualizzante. Cosicché, ha accertato il giudice del merito, l'uso dello stesso logo nei marchi ___ e ___ di ___, ovvero il posizionamento del logo dentro tali segni fa sì che esso divenga lessicalmente arbitrario e funzioni analogamente a come funziona nella serie dei marchi ___.
La confondibilità dunque viene anzitutto ravvisata in questa somiglianza, che è data dall'uso dello stesso cuore, il quale può far pensare al consumatore che il marchio ___ ad esempio risale anch'esso a ___, come il marchio Mio, e garantisce un'analoga qualità del prodotto, ancorché diverso.
Premessa dunque, ancora una volta, la definitività dell'accertamento del carattere forte del segno Mio, e la inammissibilità di quella parte delle doglianze cennate che in qualche modo tentano di riesaminare tale punto, la questione della confondibilità deve essere affrontata, considerando che essa si verifica quando due segni sono simili o uguali, ed altresì quando la natura ontologica dei prodotti contrassegnati consente la confusione stessa. 9b) La legge, nel testo novellato nel 1992, espressamente contiene la previsione di tale secondo presupposto della confondibilità, ma essa, come è noto, ha semplicemente racconto un'acquisizione giurisprudenziale che facendo leva sulla ragione concorrenziale dell'illecito che si determina nella violazione di un diritto di esclusiva, ha, già nel vigore della vecchia legge, ritenuto che quando due segni non sono identici, come appunto nel caso di Mio e di ___, oppure di Miofettina e di ___, il giudizio di confondibilità va compiuto accertando anzitutto la identità o almeno la confondibilità tra i due segni, ma quindi anche la identità o la confondibilità tra i prodotti sulla base quanto meno della loro affinità. Tant'è, come la migliore dottrina ha notato, che confondibilità tra segni ed affinità tra i prodotti danno luogo a due giudizi che non possono essere considerati tra loro indipendenti ma invece sono entrambi strumenti che consentono di accertare la cosiddetta confondibilità tra imprese. Orbene, il primo dei due cennati presupposti di tale confondibilità, ovvero la confondibilità tra i segni, è stato accertato dalla corte di merito in modo da non meritare censure in questa sede di legittimità.
La Corte ha rilevato, come si è cennato, che il cuore del segno, ovvero la parola Mio, è presente nei segni di ___, e che la notorietà del logo stesso può far pensare al suo uso capostipite. Al di là di altre considerazioni meno centrali sul punto, la somiglianza richiesta dalla legge è stata accertata con riferimento proprio al logo, dotato, secondo un accertamento passato in giudicato tra le parti, della tutela del marchio forte. Conseguentemente perdono valore i pur intelligenti rilievi formulati sul punto dal ricorrente relativamente al fatto che i marchi di ___ contenenti la parola Mio, ma aventi carattere difensivo, e di cui si è detto anche esaminando il primo motivo, non sarebbero mai stati utilizzati, perché ciò che rileva a sostenere adeguatamente l'accertamento di fatto è la caratteristica individualizzante della parola Mio. La sua presenza in un altro marchio, appartenente ad altro imprenditore, variata dalla aggiunta cane o gatto, evidentemente descrittiva del destinatario del prodotto, come ammette lo stesso ricorrente quando sostiene che la caratterizzazione possessiva nei suoi marchi riguarda l'animale domestico e non il prodotto, sostiene logicamente la dedotta confondibilità tra i segni.
9c) Altra questione riguarda l'ulteriore presupposto della diagnosi di contraffazione, ovvero la confondibilità tra i prodotti, in ragione della loro eguaglianza o della loro affinità. La sentenza impugnata, contrariamente a quella del Tribunale, ha ritenuto sussistente anche tale presupposto sulla base di una serie di argomenti e considerazioni.
Essa ha rilevato che nell'odierno tessuto urbano la presenza dell'animale domestico costituisce una costante, la quale dà luogo ad un messaggio pubblicitario insistito quanto quello che riguarda i prodotti per bambini. Ha rilevato quindi che il mercato oggi conosce prodotti per animali accuratamente preparati, frutto di studi e di analisi sulle caratteristiche organolettiche e nutrizionali. Il prodotto per animali dunque, data la interferenza del piano sociale che avrebbe dato luogo anche ad una certa omologazione tra la figura del fanciullo e quella del cucciolo o del gattino, ben può indurre il consumatore a ritenere che sia offerto dal fabbricante di prodotti per uomini, quando il marchio utilizzato adotti una radice comune al marchio di alimenti per uomini.
La conclusione viene sostenuta con il rilievo della grande distribuzione, nella quale il prodotto per uomini viene venduto accanto, sia pure in comparti diversi, a quello per animali, ed il compratore è sovente la stessa persona (la massaia), che provvede all'approvvigionamento umano.
Infine la naturale espansività di una impresa produttrice di alimenti umani, per di più multinazionale come la ___, appare, secondo il giudice di merito, capace di produrre, per ciò stesso, anche alimenti per animali, cosicché la distanza merceologica tra i prodotti di diminuisce nella percezione del mercato di una tale vocazione pluriproduttiva.
9d) Osserva la Corte che il rischio, in questa materia, di cedere alla suggestione di rilievi di carattere extragiuridico è molto forte. Si impone perciò all'interprete una attenzione rigorosa al dato legale ed alle risultanze giurisprudenziali.
La vecchia legge applicabile al caso, come si è detto, non menzionava espressamente l'affinità in questione tra i presupposti della confondibilità. La relativa acquisizione giurisprudenziale è basata sulla osservazione della logica concorrenziale del diritto di sfruttamento di un marchio. Poiché il monopolio che la legge consente su di un segno ha l'obiettivo di consentire al titolare di individuare il suo prodotto, garantendosi così le funzioni del marchio di assicurare al consumatore una omogeneità di qualità, di indicare la provenienza del prodotto, di attrarre clientela, riducendo i costi di ricerca del prodotto e favorendo quello di migliore qualità, e poiché tali funzioni si perseguono mediante il potere di proibire ad altri l'uso di un segno, appunto, confondibile, consegue che alcuna utilità si può riconoscere ad una pretesa di esclusione che tali funzioni non persegua. Il marchio infatti, può implicare, come si è scritto, una qualità del suo oggetto, ma non è esso qualità dell'oggetto. Il che fa concludere alla dottrina dominante e, da tempo, alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che la soluzione di ogni conflitto tra marchi sul terreno della confondibilità deve avvenire avendo riguardo al rapporto tra i prodotti marcati, come in parte si è anticipato. La sentenza impugnata adotta una nozione di affinità assai più dilatata che prescinde da tale rapporto e valorizza invece elementi diversi dal prodotto, quali la tecnica di distribuzione commerciale, l'identità delle persone che provvedono all'acquisto, e la predetta evoluzione del rapporto uomo-animale domestico. Essa infine giunge ad una altrettanto ed analogamente dilatata identificazione della espansività naturale di un'azienda.
9e) A parere del collegio è irrilevante sul piano giuridico la circostanza della coincidenza, peraltro non obbligata, del canale di distribuzione. Risponde ad un elementare canone di logica dedurre che uno stesso luogo di commercio può offrire prodotti diversi senza che essi cessino di essere tali. Ragionare diversamente significa rendere possibile, attraverso la omologazione dei sistemi di distribuzione quella, in teoria, di tutti i prodotti suscettibili di usufruire dello stesso canale.
Con il risultato di rendere evanescente ed inutile la pacifica esistenza del presupposto giuridico della contraffazione, di cui si tratta.
Non è significativa la considerazione della identità, anch'essa peraltro eventuale, della persona che acquista, (la massaia ipotizzata dalla sentenza impugnata). Ciò che conta è che i prodotti in questione siano destinati a soddisfare il medesimo bisogno, chiunque li acquisti e dovunque siano acquistati. Affine infatti è, nella logica concorrenziale che qui deve essere tenuta presente, il prodotto che può sostituirne un altro cagionando danno al concorrente confuso il quale, per effetto di tale confusione, perde clientela proprio perché il bisogno di mercato può essere, con il prodotto affine, egualmente soddisfatto.
Ininfluente è la ardita evoluzione che si sostiene nel rapporto tra uomo ed animale domestico. Quand'anche fosse esatta tale osservazione e corrispondesse, come in qualche modo sostiene parte resistente, ad un accertamento di fatto del giudice del merito, resterebbe la assoluta differenza tra i prodotti, come tali destinati a diversi bisogni di mercato, non sovrapponibili tra loro. La sentenza impugnata afferma che tale evoluzione ha neutralizzato la distanza merceologica tra i prodotti, ma essa non va al di là di questa affermazione. Non spiega insomma perché mai l'evoluzione del costume e la omologazione del bambino con il cucciolo, se pure hanno reso contigue o vicine, nel senso che la corte di merito intende, le domande dei rispettivi cibi, hanno reso il cibo per cani e quello per bambini capaci di soddisfare lo stesso bisogno.
La sentenza non chiarisce, parlando di neutralizzazione della distanza merceologica, in quale modo tale supposta evoluzione abbia mutato il connotato giuridico dell'illecito concorrenziale in questione, il quale presuppone appunto la sostituibilità reciproca dei prodotti affini e perciò stesso la pericolosità commerciale della contraffazione.
Irrilevante, ancora, è la notazione della ordinaria buona qualità degli alimenti per animali e della loro derivazione da ricerche e studi nutrizionali. La conseguenza che si trae da tale circostanza è, appunto, che anche i prodotti per animali sono di buona qualità. Non che essi siano affini ai prodotti umani. L'eventuale analogia del parterre di ricerca e di investimento a monte, non determina che attraverso il prodotto per cani si possa soddisfare il bisogno alimentare dell'uomo.
Generico ed assertivo infine sembra il passaggio motivazionale sulla tendenza del produttore di alimenti umani a produrre anche alimenti per animali, fondata sul rilievo di una naturale aspettativa del consumatore a vedere siffatto sviluppo industriale, oltreché, nella specie, sulla qualità di multinazionale di ___ che parrebbe coincidere con quella di multiproduttore. Infatti, per le ragioni dette, ciò che conta è l'apprezzamento attuale della potenzialità in questione, che renda oggettivo il naturale sviluppo della impresa, e non una supposta e non dimostrata suggestione dei consumatori.
9f) Questa corte pertanto ritiene di ribadire il proprio orientamento, maturato da epoca ben antecedente alla novella del 1992, in base al quale l'affinità si individua laddove i prodotti sono destinati a soddisfare la medesima esigenza di mercato e pertanto si rivolgono alla medesima clientela (Cass. 2230 del 72, e più di recente, Cass. n. 4295 del 1997).
Questa parte della settima e della ottava doglianza è dunque fondata, perché il giudice del merito ha adottato una nozione di affinità che va oltre la considerazione dei prodotti marcati, e quindi, nella valutazione della potenziale evoluzione produttiva della ___, ha motivato in modo insufficiente.
10) Con il nono motivo ___ lamenta la violazione dell'art. 48 legge marchi e 3 e 76 della costituzione e 9 della direttiva CEE 89/104. Sostiene che la Corte ha escluso il consolidamento dei suoi marchi per uso pacifico per oltre venti anni ritenendo non applicabile l'istituto al conflitto tra marchi registrati. Sostiene che tale interpretazione della vecchia legge è errata, ma che se pur fosse esatta contrasterebbe con il principio di parità di trattamento, oppure sarebbe frutto di violazione della delega da parte del governo, giacché nella legge di delegazione tale limite non era previsto. Infine, contrasterebbe con la citata direttiva CEE. Chiede in subordine che la questione venga rimessa alla Corte costituzionale ovvero venga interpellata la Corte di giustizia CEE, ai sensi dell'art. 177 del Trattato.
10a) Osserva la corte che nel vigore della vecchia legge la convalidazione in questione richiedeva solo l'uso pubblico in buona fede, mentre la legge vigente richiede anche la tolleranza di tale uso. Detta buona fede, nel regime giuridico applicabile, per gli elementi che la corte di merito ha individuato in fatto non poteva dirsi sussistente. La pubblicità massiccia e diffusa del marchio Mio che ha fatto assumere al segno la tutela del marchio forte, esclude che ___ potesse dirsi ignaro dell'altrui pretesa. La statuizione della corte di merito sul punto è da mantenere, ancorché si debba dare luogo a correzione della motivazione nel senso precisato.
11) Con l'ultimo motivo ___ lamenta la violazione dell'art. 99 c.p.c. e la motivazione inadeguata relativamente alla inibitoria comminata dalla Corte di merito in conseguenza dell'accoglimento dell'appello. La trattazione del motivo risulta assorbita dall'accoglimento della doglianza innanzi esaminata. 12) Il ricorso pertanto va accolto per quanto di ragione con riferimento ai motivi settimo ed ottavo. La sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rimessa ad altro giudice del merito che la deciderà riesaminando il punto della affinità tra i prodotti in questione alla luce dei principi richiamati e dando adeguata motivazione. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese di questa fase.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il settimo e l'ottavo motivo del ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte d'appello di Milano.
In Roma il 23 settembre 1999.
Depositato in cancelleria il 9 febbraio 2000.