Confondibilità del marchio

La dottrina maggioritaria ha spesso evidenziato che per avere contraffazione di marchio, rilevante non solo in ambito civilistico ma anche ai sensi degli art. 473 e 474 c.p. non è necessaria una precisa riproduzione di tutti gli elementi del marchio stesso, bastando invece l'attuazione di quelli essenziali e caratteristici. La stessa dottrina ha allo stesso tempo rilevato che non commette illecito penale chi, anche dopo il rilascio di un brevetto per marchio ad altri, legittimamente continui ad usare il marchio in questione, purché ne abbia acquistato il relativo diritto: si tratta del cosiddetto preuso visibile e continuato, e deve sussistere la condizione che esso si sia protratto per vari anni nello stesso ambito territoriale del nuovo depositante. Il diritto di preuso del marchio attribuisce dunque al titolare il diritto di utilizzazione esclusiva nell’ambito dell’uso generale o locale e nell’ambito dello stesso genere di prodotti oppure anche di inibirne l’uso altrui anche nei confronti di chi, successivamente, abbia ottenuto la registrazione. Perciò il marchio preusato è tutelato anche nei riguardi del marchio brevettato, ma solo se sia idoneo a sottrarre con certezza a quest’ultimo il requisito della novità e si riferisca a prodotti uguali, affini ed omogenei. La disciplina civilistico del preuso si basa sull’art. 2571 c.c., il quale recita che chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso, ossia al preutente viene riconosciuto il diritto esclusivo di utilizzare il segno nell’ambito territoriale in cui ne è stato fatto un uso effettivo. Al proposito, per quanto riguarda i marchi non registrati, è l'uso di un particolare segno a determinare ed individuare il fatto costitutivo del diritto. L’articolo 17.1b della legge marchi prevede che i segni già noti, sia come marchi che come segni distintivi di prodotti o servizi identici o affini, quando sia localmente limitato, possono generare una legittima coesistenza con i marchi registrati. Se invece il marchio preusato viene utilizzato usualmente in ambito commerciale non localizzato, avrà efficacia invalidante avverso l’eventuale registrazione (anche se legittimamente concessa dall'Ufficio apposito) di un marchio successivo. Soccorre al riguardo la norma dell’art. 9 R.D. n. 929 del 1942, in caso di preuso locale di un marchio di fatto, per cui il preutente del marchio non registrato ha diritto di continuare l’uso di esso, anche ai fini pubblicitari, nei limiti della diffusione locale, nonostante la successiva registrazione di un marchio simile od uguale da parte di un altro soggetto. Benvero può accadere che sia insufficiente la specifica previsione normativa in ordine al conflitto tra preutente e successivo registrante. In tal caso è necessaria un'analisi alla luce di una lettura sistematica dell’art. 9 con le altre disposizioni della legge medesima in tema di preuso (in particolare, gli artt. 17 e 48), al favor legis per il registrante, desumibile dalla maggiore tutela,civile e penale, riservata dall’ordinamento al marchio registrato ma anche agli orientamenti emergenti dalla novella del D.Lgs. n. 480 del 1992 attuativa della disciplina comunitaria 87/104/CEE. Per cui è in definitiva da escludere che, al di là della espressa previsione del diritto di continuare nell’uso del marchio di fatto, viceversa spetti pure al preutente il diritto all’utilizzazione esclusiva del marchio nell’ambito dell’uso di fatto, e quindi il diritto di proibire al successivo registrante l’utilizzo di esso nella zona di diffusione locale; è invece configurabile, secondo un'esegesi delle disposizioni in materia, una sorta di regime di duopolio atto a consentire nell’ambito locale la coesistenza del marchio preusato e di quello successivamente registrato.

Quando la domanda di registrazione del marchio dell'eventuale ricorrente sia anteriore alla domanda di registrazione del resistente e tuttavia risulti provato il preuso effettivo del marchio da parte del resistente (con una diffusione territoriale delle vendite e un’attività che consentono di escludere la notorietà puramente locale del marchio preusato) la domanda cautelare proposta dal ricorrente sarà a tutti gli effetti rigettata. Si pone così il primario problema di valutare l’elemento della estensione territoriale: cioè dei marchi registrati va fatta un'indagine nel loro uso territoriale, affinché si individui l’ambito di protezione concedibile. Se l’ambito coincide con il territorio italiano, la protezione accordata sarà relativa all’intero territorio nazionale, in ipotesi di più ristretto utilizzo, l’ambito di protezione sarà limitata ad esso. Per quanto riguarda l’ipotesi del preuso all’estero, tale preuso non è idoneo a conferire al marchio non registrato appartenente a cittadino di paese aderente alla Convenzione di Parigi (L. 28 aprile 1976 n. 424) il requisito della notorietà sul territorio nazionale previsto dall’art 6bis della Convenzione. Mentre è diversa invece la situazione per quanto riguarda i domain names (domini internet). Solo se il preuso di un determinato marchio di fatto è cessata da tempo, il segno che ne forma oggetto può rientrare nella disponibilità di qualsiasi terzo che intenda brevettarlo ed acquistare su di esso un diritto di esclusiva. In caso contrario, che è quello statisticamente più rilevante, il giudice investito dovrà valutare numerosi elementi al fine di
concedere o meno il trasferimento del marchio da chi lo preusa (e lo abbia registrato) a chi ne rivendichi la proprietà, in primo luogo la malafede del primo che abusi della notorietà di un nome, preregistrandolo come dominio nella prospettiva di ottenere, successivamente, una cospicua somma dalla vendita del nome stesso.

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