Il marchio internazionale

Il marchio internazionale consiste in una speciale procedura, attraverso la quale con una singola domanda è possibile richiedere la registrazione in più paesi. Il sistema di registrazione internazionale ha reso possibile la semplificazione delle procedure e la riduzione dei costi. L’accordo di Madrid del 1891 ed il relativo protocollo aggiuntivo del 1989 prevedono un sistema di registrazione internazionale del marchio, secondo il quale il deposito effettuato presso l’ufficio Internazionale della proprietà industriale con sede a Ginevra (di seguito per comodità indicato con la sola sigla OMPI) genera una serie di marchi aventi un’efficacia equivalente a quella dei marchi nazionali.
Affinché ciò avvenga è necessario:

1) che il soggetto richiedente la registrazione internazionale abbia preventivamente depositato ed ottenuto la registrazione di un marchio nazionale presso l’ufficio competente che per l’Italia è l’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti (UIBM) con sede in Roma ovvero che abbia presentato domanda per la registrazione del marchio comunitario presso l’ufficio per L’Armonizzazione del Mercato Interno con sede in Alicante (Spagna), di seguito per comodità definito UAMI.

2) E’ essenziale, inoltre, che il marchio nazionale sia identico a quello internazionale che si intende registrare. Anche le classi devono essere identiche.

3) Avere in Italia uno stabilimento, o il domicilio o la residenza.

Qualora tutti questi presupposti sussistano, il nostro servizio consiste nell’attivarci presso l’ufficio italiano marchi e brevetti in nome e per conto del soggetto che voglia registrare il marchio internazionale, affinché l’ufficio in questione inoltri la domanda presso l’OMPI di Ginevra. A tal fine noi avremo cura di compilare tutta la modulistica occorrente; chiaramente nel fare ciò le chiederemo i chiarimenti che siano funzionali ad una compilazione corretta della domanda di registrazione.
E’ importante sottolineare che una domanda di marchio internazionale non protegge il marchio in tutto il mondo, bensì unicamente negli stati indicati dal richiedente fra quelli per cui è possibile utilizzare questa procedura. Inoltre è bene notare che vi sono paesi (per es. Brasile, Canada, etc.) per i quali, a causa della mancanza di accordi di reciprocità, non è possibile usufruire della procedura internazionale, per cui l’unica alternativa è quella di effettuare un deposito nazionale in quel determinato paese, o direttamente in loco oppure attraverso l’elezione di un mandatario locale.
ELENCO DEI PAESI ADERENTI
I paesi nei quali è possibile richiedere la protezione del marchio attraverso la procedura internazionale sono quelli firmatari dell’Accordo e/o del Protocollo di Madrid: si tratta di 78 paesi, europei ed extraeuropei, come segue:

Albania; Algeria; Antigua e Barbuda; Armenia; Australia; Austria; Azerbaijan; Belarus; Belgio; Bhutan; Bosnia e Herzegovina; Bulgaria; Cina; Cipro; Comunità Europea (*); Croazia; Cuba; Danimarca; Egitto; Estonia; Federazione Russa; Finlandia; Francia; Georgia; Germania; Grecia; Islanda; Iran; Irlanda; Italia; Giappone; Kazakhstan; Kenya; Kyrgyzstan; Latvia; Lesotho; Liberia; Liechtenstein; Lituania; Lussemburgo; Marocco; Monaco; Mongolia; Mozambico; Namibia; Norvegia; Olanda; Polonia; Portogallo; Regno Unito; Repubblica Araba Siriana; Repubblica Ceca; Repubblica di Corea; Repubblica Democratica Popolare di Corea; Repubblica di Macedonia; Repubblica di Moldavia; Romania; San Marino; Serbia e Montenegro; Sierra Leone; Singapore; Slovacchia; Slovenia; Spagna; Stati Uniti d’America; Sudan; Svezia; Svizzera; Swaziland; Tajikistan; Turchia; Turkmenistan; Ucraina; Ungheria; Uzbekistan; Vietnam; Yugoslavia; Zambia.

RINNOVO DELLA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE:
Il marchio internazionale DURA 10 ANNI e può essere rinnovato prima della scadenza per periodi decennali, presentando apposito domanda ed effettuando il pagamento delle tasse internazionali e delle tasse italiane. Per ottenere la rinnovazione della registrazione internazionale di un marchio i richiedenti devono presentare presso gli uffici brevetti e marchi delle Camere di Commercio, entro i previsti termini di scadenza, la relativa documentazione per un costo paria quello previsto per la registrazione iniziale. L’unica differenza è che non si pagano soprattasse per il caso in cui il marchio sia colori. Pertanto marchi a colori o in bianco e nero sono parificati per quanto riguarda i costi di rinnovazione della registrazione. Decorsi dieci anni, è l’OMPI che, al fine di poter procedere al rinnovo, ha cura di avvisare il titolare del marchio internazionale sei mesi prima della scadenza, affinché, dietro presentazione dell’apposita documentazione, reiteri l’efficacia del marchio per ulteriori 10 anni. 

PROCEDURA:
L’esame della domanda compete all’Ufficio G11 dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, il quale al termine dell’iter di controllo trasmette la domanda all’O.M.P.I. di Ginevra che, adempiute le formalità prescritte, effettua la registrazione del marchio e lo pubblica nella Gazzetta O.M.P.I.; se tutti i paesi per i quali si chiede l’estensione della tutela non oppongono rifiuto entro i 12 mesi successivi alla pubblicazione (18 mesi per alcuni paesi aderenti al Protocollo), il marchio si intende protetto definitivamente ed ha pertanto valore in tutti gli Stati designati. Nel caso in cui uni o più Stati fra quelli designati notifichino il rifiuto di protezione è possibile opporre ricorso incaricando un mandatario del luogo che assumerà la difesa del marchio di fronte alla locale Commissione dei ricorsi o all’Ufficio.

INFORMAZIONI UTILI:

- E’ possibile rivendicare la priorità del primo deposito nazionale effettuato in uno dei paesi aderenti alla Convenzione di Parigi (vale a dire far decorrere la data del deposito internazionale dalla data di quello nazionale), ma ciò può essere fatto esclusivamente entro i primi sei mesi dall’effettuazione dello stesso.

- E’ importante evidenziare il concetto della “dipendenza”: il marchio internazionale è infatti dipendente dal marchio nazionale di base per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di registrazione internazionale; ciò significa che tutto ciò che in questo periodo avvenga nei confronti del marchio nazionale (per esempio la decadenza o l’annullamento) di riflesso colpirà anche il marchio internazionale. Per i paesi aderenti al Protocollo di Madrid è tuttavia prevista la possibilità della “trasformazione”: infatti, siccome quando si designano paesi aderenti al solo Protocollo è sufficiente che il marchio nazionale di base sia allo stato di domanda, qualora questo marchio nazionale non venisse concesso, è possibile trasformare entro tre mesi la domanda di marchio internazionale in un marchio nazionale presso i paesi che non hanno emesso rifiuto, mantenendo la data del deposito internazionale.

- E’ possibile effettuare un’estensione territoriale posteriore: infatti, attivando il procedimento con apposita domanda presso gli uffici brevetti e marchi delle Camere di Commercio, il titolare di un marchio internazionale può richiedere successivamente un'estensione della protezione per altri Paesi aderenti sia all'Accordo che al Protocollo; se l'estensione territoriale viene chiesta per una registrazione internazionale dipendente solo dal Protocollo (e quindi basata su una domanda di marchio nazionale) non si possono effettuare estensioni verso i Paesi aderenti all'Accordo se il marchio nazionale di base non viene preventivamente concesso. La durata della protezione di un'estensione posteriore concide con la durata di protezione della registrazione internazionale. Ciò vuol dire che per un marchio internazionale registrato già da sei anni, l'estensione della protezione ad altri Paesi sarà valida per i restanti quattro anni. La data di rinnovazione rimane uguale per tutti gli Stati designati.