Contratti di licenza e di cessione degli Intellectual Property Rights

Ogni singolo diritto di privativa, nonché i segreti industriali che appartengono all'azienda possono formare oggetto di trasferimento, tanto a titolo di licenza quanto a titolo di cessione definitiva. Ma prima di concludere un qualsiasi contratto che sia di cessione o licenza è opportuno oltreché necessario effettuare una ricerca sulla validità del titolo da alienare. In particolare, bisogna verificare se la tecnologia che rappresenta l'oggetto del contratto sia già esistente o tutelata da brevetto anteriore, ovvero se il marchio da trasferire
sia simile ad alcuno già registrato o, addirittura, già registrato da terzi. A verifica conclusa positivamente, e una volta concluso il trasferimento, infine, è onere delle parti effettuare la trascrizione dei relativi contratti presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, allo scopo di rendere opponibile ai terzi il trasferimento stesso. Questa trascrizione non è comunque condizione di validità del negozio traslativo, ma, appunto, ha solo funzione di pubblicità notizia. Con il contratto di cessione il titolare trasferisce a titolo definitivo il proprio diritto, perdendone la proprietà a favore del cessionario, di regola dietro pagamento di un prezzo.
E' prassi ricorrere alla stipulazione di contratti di cessione di tecnologie quando non si ha interesse ad essere presenti nello specifico mercato al quale si riferisce il prodotto o procedimento inventato; mentre si ricorre alla cessione di un segno distintivo quando non si intende più utilizzarlo, di solito a seguito dell'alienazione dell'azienda alla quale il segno si riferiva. Alcuni problemi possono porsi relativamente a quest'ultima ipotesi. Chi voglia cedere un marchio, infatti, dovrà, secondo il generale principio della non decettività del marchio, usare tutte le cautele necessarie per a non indurre in errore i consumatori. La circolazione indipendente di marchio e azienda rende il primo un facile strumento di inganno per i consumatori, i quali fanno affidamento sulla costante corrispondenza tra marca e standard qualitativo del prodotto. La cessione del marchio può riguardare tutti i prodotti o solo una parte di quelli per i quali è stato registrato. Si parla, in questo secondo caso, di cessione parziale che, se riguarderà prodotti affini a quelli che il cessionario continua a produrre, determinerà le stesse problematiche in tema di licenza non esclusiva. Riguardo alla cessione di tecnologie, va specificato come oggetto del contratto possano essere non solo know-how e brevetti, ma anche diritti correlati al deposito di una domanda di privativa non ancora rilasciata. Tali diritti si concretizzano, in particolare, nella possibilità da parte del titolare di esperire gli stessi mezzi di tutela provvisoria (ad esempio misure cautelari) contro la contraffazione previsti per il brevetto. Alla regola della libera alienabilità dei diritti nascenti dalle invenzioni, sancita dall'art. 7 della legge brevetti e dall'art. 2589 c.c., fa eccezione, ai sensi dei medesimi articoli, il trasferimento del diritto ad essere riconosciuti autori di un'invenzione. Tale diritto orale è infatti inalienabile. Se il titolare vuole soltanto concedere a terzi il diritto d'uso temporaneo del diritto esclusivo, mantenendone la proprietà, potrà concludere un contratto di licenza degli Intellectual Property Rights. Il titolare riconosce in questo caso a terzi il diritto di sfruttare economicamente marchi, brevetti e know how, nei limiti contrattualmente pattuiti. Di regola è utile limitare tale sfruttamento nel tempo e per un determinato territorio. Si riceve come corrispettivo una lump-sum ad importo fisso, indipendente dall'entità dei profitti realizzati dal terzo con quella privativa, oppure (ed è questa ipotesi di gran lunga più frequente) delle royalties (canoni), calcolate in percentuale sui risultati economici realizzati dall'utilizzatore. Le royalties possono essere rapportate: alle vendite del licenziatario, alla produzione del licenziatario, agli utili del licenziatario. Le licenze di segni distintivi vengono concesse solitamente quando si intende espandere la presenza di un certo marchio sul mercato ovvero quando il titolare si vede costretto a sospendere la propria attività, ma non vuole privarsi della possibilità di riutilizzare il marchio ceduto. Le licenze di tecnologie, vengono concesse, invece, quando si vuole approfittare anche di quella commercializzazione dell'invenzione che per qualche motivo, non si avrebbe la possibilità di condurre direttamente. Pur non prevedendo la legge una particolare forma per la validità del contratto in questione, appare tuttavia necessario adottare una forma scritta in considerazione delle numerose fattispecie da regolare e dell'eventuale trascrizione del contratto, oltre che in eventuale funzione probatoria. Per quanto concerne più strettamente il marchio, esiste poi il contratto di merchandising, con il quale il titolare concede il diritto d'uso del proprio marchio ad un terzo solo per prodotti o servizi differenti da quelli per i quali il marchio viene da egli stesso utilizzato sul mercato. Come la cessione, anche la licenza di marchio può essere totale o parziale. Altra distinzione riguarda l'esclusività della licenza. In particolare, si parla di licenza non esclusiva quando il titolare si riserva di continuare ad utilizzare il marchio licenziato, ovvero quando più soggetti sono licenziatari di uno stesso marchio in relazione agli stessi prodotti. In tal caso si porranno, per analogia, problematiche simili a quelle relative alla cessione tout court del marchio. Tali problematiche vengono risolte dall'art. 15 della legge marchi,  che subordina la licenza non esclusiva alla condizione che "il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari". Se la concessione di una licenza di marchio non presenta contrattualmente una grande complessità, la regolamentazione contrattuale delle licenze nel campo delle tecnologie deve essere, invece, effettuata con maggiore puntualità, specialmente quando oggetto della licenza è il know-how. E' bene, in particolare, curare con attenzione la c.d. clausola di concessione della licenza, identificando precisamente le tecnologie oggetto della licenza, i prodotti licenziati e il territorio contrattuale, definendo la possibilità o meno di sublicenze. E' consigliabile, inoltre, accordarsi sulla comunicazione dei miglioramenti relativi alla tecnologia trasferita, sull'assistenza tecnica nonché sui sistemi di risoluzione delle eventuali controversie. Affini alle licenze di brevetto sono, poi, i contratti di insegnamento, mediante i quali il licenziante insegna al licenziatario come fabbricare un prodotto o come applicare un procedimento produttivo. Ai sensi della legge sulle invenzioni, esistono due ipotesi in cui la licenza di brevetto deve essere obbligatoriamente concessa: la prima si verifica quando il titolare non attua o attua insufficientemente l'invenzione; la seconda quando l'attuazione di un'invenzione brevettata non sia possibile senza il pregiudizio di diritti relativi a brevetti anteriori. In entrambi le ipotesi, la licenza viene concessa con un decreto del Ministro per l'Industria, all'esito di una procedura amministrativa che prevede, tra l'altro, l'esperimento di un tentativo di conciliazione tra le parti contratto di licenza. Va notato come, a seguito del contratto tra licenziante e licenziatario di diritti di privativa si crei una situazione di potenziale concorrenza che può rivelarsi nociva per entrambi. Un valido strumento di prevenzione è rappresentato, compatibilmente con le disposizioni antitrust, ponendo a carico del licenziatario le adeguate restrizioni territoriali.