Disciplina del marchio e merchandising

Il trasferimento del marchio
A differenza di una volta, per cui non si poteva trasferire il marchio se non con l'azienda, o con il ramo particolare di essa rilevante ai fini della qualificazione del prodotto, per evitare che il pubblico venisse ingannato in quei caratteri dei prodotti o servizi essenziali per il suo apprezzamento, oggi viene liberamente trasferito sia per atto tra vivi che mortis causa.
Qualora il marchio sia registrato per una pluralità di prodotti o servizi, esso verrà trasferito per la totalità oppure per una parte di essi. In quest'ultimo caso si ha un trasferimento parziale del marchio e si verifica uno sdoppiamento della titolarità.
Non si pone alcun problema quando i prodotti sono eterogenei; ma se sono simili  - poiché il marchio è tutelato per i prodotti affini - si ha una contitolarità di uno stesso marchio da parte di imprenditori diversi. Ciò pone un problema di distinzione, per cui è preferibile la cessione parziale solo per prodotti eterogenei. E' pure possibile la licenza di marchio, ossia la concessione da parte del titolare dell'uso e del godimento di esso. Anch'essa può riguardare la totalità o una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio è registrato. Si può avere allora una licenza parziale, cioè una licenza esclusiva relativamente ai prodotti cui è riferita; si possono avere più licenze parziali nel caso del merchandising, tutte esclusive per certi prodotti.
Invece abbiamo una licenza non esclusiva nel caso in cui venga concessa a una pluralità di soggetti una licenza di marchio in relazione agli stessi prodotti, o quando il concedente dia licenza del marchio ad un terzo per determinati prodotti e conservi per sé il diritto di adoperarlo per gli stessi prodotti.
Nel caso di licenze non esclusive il licenziatario ha l'obbligo contrattuale di usare espressamente il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi uguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o dagli altri licenziatari.
In base all'art. 15, 3° comma della legge sui marchi, "nel momento in cui il licenziatario viola le disposizioni del contratto di licenza relativamente alla durata, al modo di utilizzazione del marchio, alla natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è concessa, al territorio in cui il marchio può essere usato o alla qualità dei prodotti fabbricati e dei servizi prestati dal licenziatario", il titolare del marchio d'impresa può far valere il diritto all'uso esclusivo del marchio stesso contro il licenziatario.
Il trasferimento del marchio si presume quando avvenga il trasferimento di un marchio costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata secondo il disposto dell'art. 2573 c.c.
Secondo La Corte di Cassazione ove venga trasferita l’azienda si intende trasferito anche il KNOW HOW necessario per produrre il bene.
Licenza di uso. Dunque il marchio può essere oggetto di licenza di uso anche non esclusiva, purchè, in tal caso, il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi uguali a quelli messi in commercio dal titolare o dai licenziatari.
In ogni caso dal trasferimento o dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quelle caratteristiche dei prodotti o servizi che sono essenziali nella considerazione del pubblico.

Con il contratto di merchandising, il titolare di un marchio cede al altro imprenditore il diritto di utilizzazione, al fine di promuovere la vendita di prodotti diversi e quindi eterogenei rispetto a quelli commercializzati dall’imprenditore registratario del marchio.
Non si tratta pertanto di una licenza di uso, se non altro per difetto di identità del prodotto, bensì di una sorta di cessione in godimento di un bene rappresentato dal marchio in quanto valore di scambio. Questa operazione di solito presuppone la celebrità del marchio, cioè che sia caratterizzato non tanto un prodotto quanto il prestigio, lo stile e la c.d. linea, per esempio con riguardo al settore della moda.
La sfera di applicazione di tale contratto viene tuttavia estesa anche all’ipotesi di marchi dotati di valore suggestivo sul piano del nome, delle figure o dei segni, quindi idonei ad attrarre i consumatori a prescindere dal prodotto. Di conseguenza tale marchio è protetto contro utilizzazioni volte a promuovere o a contraddistinguere prodotti diversi, benché non vi sia confondibilità, per difetto di concorrenza tra i prodotti stessi. Così la Corte di Cassazione ha ritenuto illecito l’uso sui capi di abbigliamento, del marchio COINTREAU che connota un noto liquore.

Estinzione del marchio. Il marchio si estingue per varie cause di decadenza tra cui in particolare:
1- la mancata utilizzazione per i cinque anni successivi al rilascio del marchio;
2- l’interruzione dell’uso del marchio per un periodo superiore a cinque anni;
3- la volgarizzazione che si verifica quando una denominazione abbia perso con il tempo la propria originalità, capace di distinguere il prodotto;
4- recettività sopravvenuta la quale si verifica allorchè il marchio sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, la qualità o la provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato, per prodotti o servizi per i quali è registrato;
5- ovvero quando esso sia contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume;
6- scadenza del termine decennale di efficacia della registrazione ove non venga rinnovata;
7- rinuncia del titolare.

Sono invece cause di nullità del marchio:

- la mancanza di novità, originalità, liceità;
- la malafede del soggetto che ne ha fatto richiesta;
- la lesione di un diritto altrui;
- la mancata corrispondenza ai requisiti di legge.

Tutela del marchio
Il marchio può essere tutelato con l’azione inibitoria, la quale mira alla rimozione degli effetti nocivi eventualmente prodotti.
E’ dunque possibile ottenere la distruzione delle parole, figure, segni con cui la contraffazione è stata realizzata, oltre agli involucri e alla stessa merce ove necessario. In via cautelare è possibile ottenere anche il sequestro probatorio dei beni contraffatti che costituiscano prova dell’utilizzo illecito del marchio altrui.
Oltre all’azione inibitoria il titolare del marchio ha il diritto di chiedere il risarcimento di tutti i danni patiti per effetto dell’utilizzo illecito ad opera di terzi del segno distintivo.

La contraffazione del marchio
Quando è violato il diritto di esclusiva nato dalla registrazione del marchio, ad esempio adottando  - per contrassegnare prodotti dello stesso genere o di genere affine, o anche non affine quanto al marchio di rinomanza - un marchio uguale o simile, con l'effetto di provocare una confusione quanto alla provenienza, si può in tali circostanze parlare di contraffazione del marchio.
La contraffazione differisce dall'usurpazione: quest'ultima è l'adozione di un marchio identico, mentre la contraffazione consiste nell'uso di marchio simile. Il titolare del marchio può vietare a terzi l'uso del marchio contraffattorio che può ottenersi sia con l'apposizione di esso sul prodotto o sulla sua confezione e poi nella successiva immissione sul mercato del prodotto recante il marchio; sia nell'utilizzazione del marchio nella pubblicità, oppure nell'importazione di prodotti contraddistinti dal segno, a prescindere dalla loro destinazione nel commercio del nostro Paese e nell'esportazione di prodotti simili. Non è invece vietato usare il marchio altrui a fini descrittivi. Un esempio classico è: lana tipo Merinos.
Tuttavia non è lecito effettuare un accostamento al fine di provocare l'agganciamento, mediante l'indebita valorizzazione del proprio prodotto, condotta appropriandosi dei pregi dell'altro. Si punisce la contraffazione esperendo la cosiddetta azione di contraffazione. L'azione può essere promossa dal titolare del marchio, dal licenziatario con esclusiva del marchio stesso e da chi ha depositato una domanda di registrazione che ancora non è stata effettuata. In questo caso però la registrazione in corso di causa costituisce condizione per l'accoglimento nel merito della domanda di contraffazione. I legittimati passivi sono tutti gli autori dei comportamenti che costituiscono contraffazione. L'autorità procedente è quella italiana, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la residenza delle parti. La competenza è quella generale del giudice del domicilio del convenuto, ma ove egli non abbia residenza, domicilio o dimora in Italia, il giudice è quello del domicilio dell'attore. Ipotesi residuale è, ove manchino le dimore per entrambe le parti, l'autorità  giudiziaria di Roma.
Il foro alternativo vede la competenza del giudice del luogo in cui la contraffazione si è verificata, cioè quello del luogo in cui i prodotti o servizi recanti il marchio contraffatto sono stati posti o offerti in vendita o reclamizzati.